Markenrecht

Inhalt

Abkürzungen

Einleitung

Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Die Marke hat hierbei eine:

wobei heutzutage hauptsächlich die Unterscheidungsfunktion wesentlich ist, da mit Geschäfts- bzw. Markenübernahme die Herkunft und Qualität der W/DL nicht immer garantiert oder sondern höchstens, zB. aufgrund eines guten Rufs der Marke umworben werden können.

Der nationale Schutz entsteht nach § 4 MarkenG und umfasst:

Für die Eintragung gibe es gewisse Schutzvoraussetzungen und Schutzhindernisse, die sich jeweils in einen formellen und materiellen bzw. absolute relative einteilen lassen:

Das absolute Verfahren

1. Formelle Schutzvoraussetzungen

Die formellen Schutzvoraussetzungen bzw. das Eintragungsverfahren richtet sich nach §§ 32 ff. MarkenG. Die Anmeldung kann nach § 32 Abs. 1 MarkenG beim DPMA oder beim PIZ eingereicht werden. und muss nach § 32 MarkenG folgendes enthalten:

  1. einen Antrag auf Eintragung;
  2. Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
  3. eine Darstellung der Marke, die nicht dem [absoluten] Schutzhindernis nach § 8 Abs. 1 MarkenG unterfällt; und
  4. ein Verzeichnis der W/DL, für die die Eintragung beantragt wird.

Für Verfahren vor dem DPAM bietet es Formblätter an, insbesondere auch eines für den Antrag auf Eintragung einer marke in das Register.

1.1 Anmelder

Anmelder kann sein eine:

Der Anmelder kann durch einen gesetzlichen Vertreter (zB. einen Geschäftsführer) oder einen rechtsgeschäftlichen Vertreter (zB. einen Patentanwalt) vertreten werden. Die Regeln der §§ 164 ff. BGB zur Vertretung sind entsprechend anzuwenden.

1.2 Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Die Richtlinie 2009/95 verlangt, dass die W/DL, für die Markenschutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können.

Separate W/DL werden durch ein Semikolon ; voneinander getrennt. Durch Komma , getrennte W/DL werden schlimmsten Falls als eine Ware oder eine Dienstleistung angesehen, wodurch der Markenschutz auf diese eine Ware oder diese eine Dienstleistung beschränkt wäre.

Änderungen des Verzeichnisses nach der Anmeldung sind möglich, jedoch nur um dies zu beschränken. Denn im Markenrecht gilt der (ungeschriebene) Grundsatz, dass das angemeldete bzw. eingetragene Verzeichnis nach Vergabe eines Anmeldetags grundsätzlich nicht erweiternd verändert werden kann. Eine Erweiterung des in der Anmeldung enthaltenen Verzeichnisses der W/DL würde eine unzulässige Änderung der Anmeldung darstellen, denn das Verzeichnis ist gemäß § 32 Abs. 1, 2 Nr. 3 MarkenG mit der Anmeldung einzureichen und damit untrennbarer Bestandteil der angemeldeten Marke. Das eingetragene Verzeichnis bestimmt insoweit den Produktbezug und damit auch den Schutzbereich der eingetragenen Marke (siehe BPatG 33 W (pat) 26/10 skyline).

2. Materielle Schutzvoraussetzungen

2.1 Zeichenqualität

Die Markenfähigkeit nach § 3 Abs. 1 MarkenG bestimmt, ob ein Zeichen dem Markenschutz überhaupt zugänglich ist. In § 3 Abs. 1 MarkenG ist eine nicht abschließende, beispielhafte Aufzählung möglicher markenfähiger Zeichen gegeben, womit die Norm keine Beschränkung der Zeichenform enthält. Hauptsache ist jedoch, dass sich das Zeichen grundsätzlich für die Unterscheidung von W/DL eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen eignet.

Zudem muss das Zeichen hinreichend bestimmt, also klar, eindeutig und in sich abgeschlossen sein, und darf sich nicht auf eine Vielzahl von Erscheinungsformen, also auf eine beliebig wechselnde oder variable Formen erstrecken (BGH GRUR 2013, 1046 bzw. BGH I ZB 85/11 Variable Bildmarke).

2.1.1 Markentypen

Demnach ergeben sich die folgenden Markentypen, die markenfähig sind:

2.1.2 Probleme bei Markendarstellung

Die Positionsmarke wird durch sonstige Aufmachungen beeinträchtigt und muss daher:

Daher bedarf es nach § 6b Abs. 2 S. 2 MarkenV iVm § 12 Abs. 1 MarkenV eine Beschreibung.

Änderungen dieser Beschreibung sind möglich, solange sie keine unzulässige Änderung des angemeldeten Zeichens zur Folge hat (BPatG 28 W (pat) 3/18 Traktor mit grünem "Y"). Bei der Prüfung der unzulässigen Erweiterung kommt es darauf an, ob die Änderungen der Klarstellung dienen und ob die Änderungen von der ursprünglich eingereichten Markenbeschreibung umfasst waren.

Farbiges Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 3/18
Farbiges Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 3/18

2.2 Abstrakte Unterscheidungseignung

Das Zeichen muss nach § 3 Abs. 1 MarkenG geeignet sein, W/DL eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Das Fehlen der Schutzvoraussetzung der Unterscheidungseignung liegt nur selten vor, zB. bei den Worten "Preis" oder "super" oder einem einfachen Satzzeichen wie "!", "@" oder ".".

2.3 Bestimmung des Schutzgegenstandes

Die klare und eindeutige Bestimmung des Schutzgegenstandes wurde früher als die grafische Darstellbarkeit nach § 8 Abs. 1 MarkenG bezeichnet.

Diese Schutzvoraussetzung dient:

Dei Anforderungen der grafischen Darstellbarkeit gelten teilweise fort. Demnach sollte die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein. Ob diese Erfordernisse erfüllt sind, muss fallabhängig geprüft werden. So müssen nicht zwingend mehrere Abbildungen des Zeichens vorliegen, um den Schutzgegenstand zu bestimmen, jedoch kann durch eine einseitige Darstellung der Schutzbereich beschränkter sein als gewünscht.

2.3.1 Farbmarke

Ein Problem ergibt sich auch bei Farbmarken, bei denen nach § 10 Abs. 1 MarkenV ein Farbmuster und Angabe der Nummer eines international anerkannten Farbklassifikationssystems erforderlich ist. Eine Angabe der Mengenteile von Farben einer Farbmarke kann demnach zu unbestimmt sein (siehe BPatG 28 W (pat) 25/08 Farbzusammenstellungen).

2.3.2 Höhr- oder Klangmarke

Bei Klangmarken hat die grafische Darstellung nach § 11 Abs. 2 MarkenV in einer üblichen Notenschrift zu erfolgen.

2.3.3 Tastmarke

Bei einem Zeichen, das über den Tastsinn vermittelt werden soll, bedarf es zur grafischen Darstellbarkeit der hinreichend bestimmten Angabe der maßgeblichen Eigenschaften des Gegenstandes, durch dessen Berühren die Sinneswahrnehmungen ausgelöst werden, die sich als Hinweis auf die Unterscheidung von W/DL aus einem bestimmten Unternehmen eignen sollen. Die mit dem Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit verfolgten Zwecke gebieten es dagegen nicht, dass (auch) die Sinnesempfindungen als solche, die über den Tastsinn ausgelöst werden, bezeichnet werden (GRUR 2007, 148 bzw. BGH I ZB 73/05 Tastmarke).

2.3.4 Bewegungsmarke

Der Bewegungsablauf sollte durch einzelne Bilder erfolgen, wobei auf eine exakte Festlegung der Bildersequenz zu achten ist.

2.3.5 Geruchs-, Geschmacks- und Geräuschmarken

Sind (zur Zeit) nicht eintragungsfähig. Bei Geräuschmarken bestehen mittlerweile elektronische Mittel, mit denen sie im Register eingetragen werden können; was zB. bei Geruchsmarken nicht möglich ist. Jedoch wäre eine Beschreibung des Schutzgegenstands in der Regel zu unbestimmt und lässt demnach keine klare und eindeutige Bestimmung zu.

3. Absolute Schutzhindernisse nach § 3 Abs. 2 MarkenG

Auf ein Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses wird von Amts wegen aufgrund des § 37 Abs. 1 MarkenG geprüft. Denn sollte nach diesem einer der Tatbestände der § 3 MarkenG, § 8 MarkenG oder § 10 MarkenG erfüllt sein, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Nach § 3 Abs. 2 MarkenG sind Zeichen dem Markenschutz nicht zugänglich, die ausschließlich aus Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen die:

3.1 Ausschluss nach Nr. 1

Der Ausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, dient dem Zweck, ein zeitlich unbegrenztes Monopol zu verhindern, das auf der durch wesentliche Gebrauchseigenschaften einer Ware ergebenden Form beruht, obwohl der Benutzer diese Form auch bei Waren der Mitbewerber mit identischen oder ähnlichen Gebrauchseigenschaften finden kann.

Die Merkmale müssen die Grundform der Warengattung ausmachen (siehe GRUR 2010, 138 bzw. BGH I ZB 88/07 ROCHER-Kugel). Die wesentlichen Merkmale (Gebrauchseigenschaften) weisen eine für die Gattung typische Funktion auf (siehe GRUR 2018, 404 bzw. BGH I ZB 106/16 Quadratische Tafelschokoladenverpackung).

Der § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG findet keine Anwendung, wenn neben den gattungsbezogenen Funktionseigenschaften ein weiteres wesentliches (zB. dekoratives oder phantasievolles) Merkmal vorhanden ist, das sich nicht aus der Funktion der Ware ergibt.

3.2 Ausschluss nach Nr. 2

Der Ausschluss nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dient dem Zweck, die Monopolisierung technischer Lösungen oder Gebrauchseigenschaften zu verhindern. Denn hierfür bestehen bereits andere Schutzmöglichkeiten, wie das Patent oder Gebrauchsmuster.

Um unter den Ausschlusstatbestand des nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu fallen, müssen alle wesentlichen Merkmale einer technischen Wirkung zuzuschreiben sein; auch wenn diese technische Wirkung durch andere Formen erzielt werden kann. Der Tatbestand greift also nicht, wenn die Form (einige) wesentliche Merkmale aufweist, die keiner technischen Funktion zugeschrieben werden können (siehe GRUR 2010, 231 bzw. BGH I ZB 53/07 Legostein; BPatG 28 W (pat) 513/18 Filterscheibe).

Das dreidimensionale Zeichen der Entscheidung BGH I ZB 53/07
Das dreidimensionale Zeichen der Entscheidung BGH I ZB 53/07
Das grafische Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 513/18
Das grafische Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 513/18

Nur solche Formgestaltungen sind technisch bedingt und vom Markenschutz gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (alte Fassung) ausgeschlossen, bei denen die von der Form erzeugte Wirkung technischer Natur ist. Vermittels ein wesentliches Merkmal der Form allein geschmackliche, optische oder haptische Sinneseindrücke, liegen darin Wirkungen auf nicht-technischem gebiet, so dass das Schutzhindernis nicht eingreift (siehe GRUR 2018, 411 bzw. BGH I ZB 3/17 Traubenzuckertäfelchen.

3.2 Ausschluss nach Nr. 3

Maßgebend für diesen Ausschluss sind der ästhetische Wert, den die Ware durch die Form erhält (also nicht nur der Geldwert). Den Hauptfall bilden Werke der angewandten Kunst oder kunstgewerbliche Gegenstände.

Der Ausschluss greift jedoch nur, wenn der ästhetische Wert der Ware so im Vordergrund steht, dass die Hauptfunktion der Marke, nämlich auf eine betriebliche Herkunft hinzuweisen, (überhaupt) nicht mehr zur Geltung kommt.

4. Absolute Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG

Während der § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG vorwiegend dem Interesse der Wettbewerber dienen, bestehen die § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 10 MarkenG vorwiegend wegen des öffentlichen Interesses.

Grundsätzlich ist auf ein Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses von Amts wegen streng und vollständig zu prüfen (siehe GRUR 2009, 949 bzw. BGH I ZB 34/08 My World. Eine Ausnahme besteht nur bei der Täuschungsgefahr und Bösgläubigkeit der § 8 Abs. 2 Nr. 4 und 14 MarkenG, die nach § 37 Abs. 3 MarkenG ersichtlich sein müssen. Das bedeutet, dass sie für die prüfende Stelle aus den Anmeldeakten unter Zuhilfenahme ihres Fachwissens, des vorhandenen Prüfungs- oder Recherchenmaterials und etwaiger Auskünfte ohne Weiteres erkennbar sein müssen.

Diese Prüfung steht hierbei im Waren- und Dienstleistungsbezug, wobei maßgebend die beteiligten Verkehrskreise sind. Bei der Prüfung wird das Zeichen in seiner Gesamtheit betrachtet. Maßgebender Zeitpunkt ist die Anmeldung bzw. das Prioritätsdatum nach §§ 34 f. MarkenG.

Beim Waren- und Dienstleistungsbezug ist das angemeldete Verzeichnis maßgebend. Gegebenenfalls ist auch eine Teilzurückweisung nach § 37 Abs. 5 MarkenG möglich, sodass durch Beschränkung des angemeldeten Verzeichnisses eine Eintragung möglich wird. Betrifft bei Oberbegriffen von W/DL das Schutzhindernis nur eine umfasste W/DL, so ist eine Zurückweisung der Anmeldung für den Oberbegriff selbst möglich (siehe BPatG 29 W (pat) 78/13 biz2people). Denn einer Eintragung als Marke für mit einem weiten Oberbegriff bezeichnete W/DL stehen Eintragungshindernisse nämlich schon dann entgegen, wenn sie hinsichtlich einzelner unter den Oberbegriff fallender W/DL vorliegen (siehe GRUR 2002, 261 bzw. BGH I ZB 8/99 AC).

Die maßgeblichen Verkehrskreise:

Bei der Ermittlung der Verkehrsauffassung ist eine Normativ wertende Betrachtung angebracht.

Inländische Voreintragungen sind im Rahmen der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 MarkenG grundsätzlich irrelevant. Die Prüfung von Schutzhindernissen ist eine Rechtsfrage, die unabhängig vin einer Entscheidungspraxis beantwortet werden muss, sodass nicht nach beliebigem Ermessen über Eintragungen entscheiden wird.

4.1 "Freihaltebedürfnis" iSd § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Das (ungeschriebene) Freihaltebedürfnis leitet sich aus dem § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ab und ist das Interesse der Allgemeinheit, die Monopolisierung von Angaben zu verhindern, die Merkmale der beanspruchten W/DL beschreiben können. Denn jeder muss sein Angebot auf dem Markt beschreiben können, ohne in Konflikt mit den Ausschließlichkeitsrechten Dritter zu geraten.

Der Merkmalskatalog des § 8 Abs. 2 Nr. s MarkenG ist nicht abschließend und umfasst Marken die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung:

Da nur Marken die "ausschließlich" aus solchen Zeichen oder Angaben bestehen, unter das Schutzhindernis fallen, kann bereits ein schutzfähiges Element zur Überwindung des Schutzhindernisses führen.

Zudem kommt es nicht darauf an, ob die Zeichen als solche bereits bezeichnend bzw. beschreibend sind, sondern ob sie zur Bezeichnung "dienen können", sich also als Angabe zur unmittelbaren Beschreibung der konkreten W/DL eignen. Da die bloße Eignung zur Beschreibung genügt, ist unerheblich, ob das Zeichen oder die Angabe bereits beschreibend verwendet wird; unerheblich ist auch, ob andere gleichwertig oder besser beschreibende Begriffe vorhanden sind. Demnach ist diese Beschreibungseignung für jede beanspruchte W/DL gesondert zu prüfen und zu begründen. Das Schutzhindernis gilt auch für Oberbegriffe, sobald nur für einen Teil der umfassten W/DL die Beschreibungseignung zu bejahen ist. In diesem Fall ist gegebenenfalls eine Einschränkung des Verzeichnisses erforderlich. Eine "pauschale" Begründung der Beschreibungseignung ist nur dann angebracht, wenn dieselben Erwägungen für eine Kategorie oder Gruppe mehrerer W/DL gelten (siehe GRUR 2010, 534 bzw. EuGH C‑494/08 P Prana Haus; GRUR 2012, 272 bzw. BGH I ZB 78/10 Rheinpark-Center Neuss).

4.1.1 Art

Maßgebend für das "Freihaltebedürfnis" ist der objektiv beschreibende Charakter der Zeichen oder Angaben. Die subjektive Beurteilung ist aber bei der Frage von Bedeutung, ob das Zeichen im Verkehr zur Beschreibung der W/DL dienen kann. Hier kommt es auf die Sicht der beteiligten Verkehrskreise an (siehe GRUR 2010, 534 bzw. EuGH C‑494/08 P Prana Haus). Die maßgeblichen Verkehrskreise sind Handel und/oder Durchschnittsverbraucher (siehe GRUR 2006, 411 bzw. EuGH C-421/04 Matratzen Concord).

Versteht der angesprochene verständige und aufmerksame Verkehr (je nach Produkt allgemeiner Verkehr oder Fachverkehr) das Zeichen als Sachangabe, liegt der Ausschlusstatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG (und eine fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) vor.

Kann das Zeichen in Fachkreisen oder im Im-/Export beschreibend verwendet werden, liegt ein sogenanntes "Profiinteresse" vor, wodurch § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch allgemein noch unbekannte oder unverständliche (zB. fremdsprachige) Angaben erfasst.

4.1.2 Beschaffenheit

Auch Abkürzungen von Beschaffenheitsangaben sind schutzunfähig, wenn sie beschreibend (eben wie die Beschaffenheitsangabe, die abgekürzt wird), gebräuchlich oder aus sich heraus verständlich sind (zB. nicht bei "Kaleido", siehe GRUR 2013, 731 bzw. BGH I ZB 71/11 Kaleido). Unerheblich ist, ob die Abkürzung mehrere Bedeutungen hat. Zu beachten ist auch, dass das Hinzufügen der vollständigen Sachbezeichnung dazu führen kann, dass eine isoliert schutzfähige Abkürzung erkennbar wird (siehe BPatG 33 W (pat) 3/05 TRM Tenant Relocation Management; BPatG 29 W (pat) 534/15 ILM Internationale Lederwarenmesse; GRUR 2012, 616 bzw. EuGH C-90/11, C-91/11 NAI - Der Natur-Aktien-Index).

4.1.3 Geografische Herkunftsangaben

Bei geografischen Herkunftsangaben ist der Hauptfall der Herstellungsort der Waren oder der Erbringungsort der Dienstleistungen. Auch Ortsbezeichnungen, die die Vorstellung der Verbraucher beeinflussen können, fallen hierunter, zB. die Herkunft von Rohstoffen oder Rezepturen, Vorstellungen von Flair, Tradition oder Modernität. Allerdings muss der Verkehr die Bezeichnung als Ortsangabe erkennen können. Die Ortsangabe ist nicht beschränkt und kann auch Ortsteile, Straßen, Plätze, Gebäude, Gewässer, Berge, Weinlagen oder ähnliches umfassen.

Nur bei einer Kollektivmarke nach §§ 97 ff. MarkenG besteht eine Ausnahme nach § 99 MarkenG, wonach die Kollektivmarke auch ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen kann, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der W/DL dienen können.

Unter das Schutzhindernis fallen nicht nur geografische Bezeichnungen von Orten, die von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der Produktgruppe in Verbindung gebracht werden, sondern auch solche, die künftig entsprechend verwendbar sein können. Demnach ist zu prüfen, ob eine beschreibende Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist. Die Verbindung von Ware und Ort muss nicht auf der dortigen Herstellung beruhen. Es wird vermutet, dass eine Ortsbezeichnung als geografische Angabe in Betracht kommt (siehe GRUR 1999, 723 bzw. EuGH C-108/9, C-109/97 Chiemsee).

Argumente für ein "Freihaltebedürfnis" liegen vor, wenn:

Argumente gegen ein "Freihaltebedürfnis" liegen vor, wenn:

4.1.4 Werbeaussagen

Bei Werbeaussagen können nur warenbezogene Aussagen freihaltebedürftig sein. Es genügt nicht, wenn nur mittelbare Umstande beschrieben werden, wie zB. die Vertriebsmodalitäten. Einer nicht speziell produktbezogenen Werbeaussage kann allenfalls nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft fehlen.

4.1.5 Fremdsprachige Marken

Fremdsprachige Marken sind ebenfalls ausgeschlossen, soweit sie im Handelsverkehr zur Beschreibung dienen können. Denn das Verständnis des Handels und/oder der Durchschnittsverbraucher darf nicht zu gering veranschlagt werden. Schließlich sind auch Fremdsprachen Fachsprachen, insbesondere bei am internationalen Handelsverkehr beteiligten inländischen Fachkreisen. Demnach reicht bei speziellen Waren oft auch die Kenntnis nur weniger inländischer Spezialisten aus (siehe als schutzunfähig: BPatG 24 W (pat) 110/05 BAGNO; BPatG 24 W (pat) 534/13 MIOD; GRUR 2020, 1210 bzw. BPatG 28 W (pat) 27/13 PLOMBIR; und schutzfähig: BPatG 27 W (pat) 536/10 kuro; BPatG 26 W (pat) 18/15 Lille Smuk).

4.1.6 Kombinationszeichen

Für ein Kombinationszeichen ist die Schutzfähigkeit des Zeichens in seiner Gesamtheit maßgebend. Denn nur weil die einzelnen Bestandteile beschreibend sind, ist nicht ohne weiteres das Kombinationszeichen in seiner Gesamtheit schutzunfähig. Zunächst ist jedoch die einzelnen Bestandteile zu Prüfen, diese auch alleine die Schutzfähigkeit bejahen können (siehe BPatG 30 W (pat) 508/16 suisse-print).

Die Wortmarke der Entscheidung BPatG 30 W (pat) 508/16
Die Wortmarke der Entscheidung BPatG 30 W (pat) 508/16

Um das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu überwinden, ist ein schutzbegründender Überschuss erforderlich, insbesondere durch grafische Ausgestaltung. In der Regel reicht eine gewisse Groß-/Kleinschreibung nicht aus, genau so wie Bindestriche, einfache Farbigkeit, Unterstreichungen, Untergliederung durch Symbole wie zB. "@" für "at" bzw. "bei", "2" für "to" bzw. "zu", oder "4" für "for" bzw. "für". Bei einer

Kombination von Wort und Grafik gilt: je beschreibender die Worte sind, desto größer sind die Anforderungen an die Grafik.

4.2 Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Die Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden W/DL als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese W/DL somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.

Ein nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beschreibendes Zeichen kann nicht unterscheidungsfähig sein. Es ist jedoch möglich, dass das Zeichen nicht als solches beschreibend ist. Auch wenn ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft bereits ausreicht, um die Prüfung auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu bestehen, kann das Zeichen in eine der folgenden drei Fallgruppen fallen, und deshalb dessen Unterscheidungskraft verneint werden. Weitere Besonderheiten, wie die Anbringung oder Verwendungsarten eines Zeichens und spezielle Zeichenarten werden danach gesondert hervorhehoben.

4.2.1 Im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt

Auch wenn das Zeichen nicht als solches beschreibend ist, kann es einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der die Unterscheidungskraft verneint. Der beschreibende Begriffsinhalt muss ohne Weiteres und ohne Unklarheiten als solcher von den beteiligten Verkehrskreisen erfasst werden (siehe GRUR 2006, 850 bzw. BGH I ZB 96/05 FUSSBALL WM 2006; GRUR 2001, 1151 bzw. BGH I ZB 42/98 marktfrisch; GRUR 2012, 1143 bzw. BGH I ZB 22/11 Starsat; GRUR 2012, 270 bzw. BGH I ZB 56/09 Link economy; GRUR 2013, 731 bzw. BGH I ZB 72/11 Kaleido).

4.2.2 Enger beschreibender Bezug

Ebenso kann ein enger beschreibender Bezug eine Unterscheidungskraft ausschließen. Dieser Bezug kann die W/DL oder sonstige Umstände betreffen, die mit den W/DL in engem Zusammenhang stehen. Die beteiligten Verkehrskreise müssen diesen Zusammenhang ohne Weiteres erfassen und deshalb in dem Zeichen keine Unterscheidungsmittel sehen. Hier gilt, je bekannter der beschreibende Begriffsinhalt ist, desto eher wird der Verkehr in auch als solche (und nicht als Herkunftshinweis) verstehen (siehe GRUR 2006, 850 bzw. BGH I ZB 96/05 FUSSBALL WM 2006; GRUR 2014, 1204 bzw. BGH I ZB 29/13 DüsseldorfCongress; GRUR 2009, 952 bzw. BGH I ZB 52/08 DeutschlandCard).

4.2.3 Gebräuchliche Wörter oder Wendungen im deutschsprachigen Raum, die stets nur als solche verstanden werden

Gebräuchliche Wörter oder Wendungen der deutschen Sprache bzw. des deutschsprachigen Raums, werden nur als solche verstanden, wenn sie keine über das Wortverständnis hinausgehende Aussage zur betrieblichen Herkunft enthalten. In diesem Fall fehlt eben die Eignung, Produkte ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden (siehe GRUR 2016, 934 bzw. BGH I ZB 39/15 OUI; GRUR 2014, 872 bzw. BGH I ZB 18/13 Gute Laune Drops).

4.2.4 Praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens

Bei der Prüfung des Eintragungshindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist im Wege einer Prognose zu ermitteln, ob dem angemeldeten Zeichen von Haus aus Unterscheidungskraft für die angemeldeten W/DL zukommt. Dabei sind die in der betreffenden Branche bestehenden Verkehrsgepflogenheiten sowie - wenn das angemeldete oder ein ähnliches Zeichen bereits benutzt wird - die Kennzeichnungsgewohnheiten und die tatsächliche Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Die Wahrnehmung des Verkehrs, ob ein Zeichen im Einzelfall als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden W/DL verstanden wird, kann auch dadurch beeinflusst werden, dass Marken bei den betreffenden W/DL üblicherweise an bestimmten Stellen angebracht werden.

Einer Beschränkung der Marke darauf, dass der Schutz nur für die Anbringung des Zeichens an einer bestimmten Stelle begehrt wird (sogenannte Positionsmarke), bedarf es nicht, wenn - wie im Regelfall - praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten der Anbringung des Zeichens an verschiedenen Stellen auf oder außerhalb der W/DL in Betracht kommen, bei denen das Zeichen vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird (siehe GRUR 2010, 825 bzw. BGH I ZB 62/09 Marlene-Dietrich-Bildnis II).

Bildmarke der Entscheidung BGH I ZB 62/09
Bildmarke der Entscheidung BGH I ZB 62/09
4.2.5 Wahrscheinliche Verwendungsarten

Die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens ist unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke zu prüfen. Mangels anderer Anhaltspunkte handelt es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können (siehe GRUR 2019, 1194 bzw. EuGH C‑541/18 #darferdas?).

4.2.6 Fremdsprachige Wortmarken

Maßgebend für fremdsprachige Wortmarken ist, ob für einen beachtlichen Teil der beteiligten Verkehrskreise ein Sinngehalt, der die Eignung als betriebliche Herkunftshinweis ausschließt, ohne Weiteres erkennbar ist und er im Vordergrund steht. Hierbei kommt es auf das Verständnis der inländischen Verkehrskreise an.

4.2.7 Wortkombinationen und Neubildungen

Bei Wortkombinationen und Neubildungen ist die Prüfungsreihenfolge wie folgt:

  1. Ermittlung der Bedeutung der Einzelbestandteile;
  2. Ermittlung der Bedeutung des Gesamtbegriffs.

Ein lexikalischer oder sonstiger Nachweis, dass das Zeichen bereits im Verkehr geläufig ist oder verwendet wird, ist nicht erforderlich (siehe GRUR 2004, 1027 bzw. EuGH C-64/02 P Das Prinzip der Bequemlichkeit; GRUR 2010, 640 bzw. BGH I ZB 32/09 hey!); ein Nachweis ist dennoch hilfreich. Daher ist zu prüfen, ob eine beschreibende Verwendung des konkreten Zeichens zum maßgeblichen Zeitpunkt des Anmeldung nachweisbar ist.

4.2.8 Mehrwortmarken und Slogans

Bei Mehrwortmarken und Slogans gilt der gleiche Prüfungsmaßstab wie bei (Ein-)Wortmarken. Allerdings sieht der Verkehr gewöhnlich keinen Herkunftshinweis in einem Slogan, sofern er sich auf:

Es kommt auf die Kürze, Originalität und Prägnanz an; ein Fehlen dieser Kriterien lässt aber nicht automatisch auf eine fehlende Unterscheidungskraft schließen. Ein fantasievoller Gehalt oder ein begriffliches Spannungsverhältnis können genügen, sowie Abweichungen von der grammatikalisch oder logisch korrekten Wortfolge. Eine Doppeldeutigkeit oder ein gewisser Interpretationsspielraum können den beschreibenden Sinngehalt verdrängen. Das bedeutet, dass der Herkunftshinweis nicht immer im Vordergrund stehen.

4.2.9 Wort-/Bildmarken

Auch bei Wort-/Bildmarken ist die Schutzfähigkeit des Zeichens in seiner Gesamtheit maßgeblich. Fraglich ist hierbei, wie schutzunfähige neben schutzfähigen Bestandteilen zu handhaben sind. Zur Lösung dieser Frage kann geprüft werden, ob sich das Zeichen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise in der bloßen Aneinanderreihung nicht unterscheidungskräftiger Angaben erschöpft oder ob es einen darüber hinausgehenden herkunftshinweisenden Gesamteindruck vermittelt. Der schutzfähige Bestandteil muss nicht "prägend" sein, aber tatsächlich so hervortreten, dass er als eigenständiger betrieblicher Hinweis aufgefasst wird.

4.2.10 Grafische Gestaltung

Eine grafische Gestaltung bietet eine Möglichkeit der Begründung der Schutzfähigkeit eines Zeichens. Ungeeignet sind jedoch:

Bei der grafischen Gestaltung kommt es unter anderem auf eine gewisse Wechselwirkung an. Je stärker der sachliche Bezug eines Begriffs, desto höher die Anforderungen an die Grafik. Sogenannte "Verfremdungen" des Gesamteindrucks können erforderlich sein, da dadurch der schutzunfähige Charakter der übrigen Zeichenbestandteile bedeutungslos wird (siehe BPatG 27 W (pat) 113/02 LuXus2000, BPatG 29 W (pat) 8/16; BPatG 28 W (pat) 1/17 ).

Nicht unterscheidungskräftige Wort-/Bildmarke der Entscheidung BPatG 29 W (pat) 8/16
Nicht unterscheidungskräftige Wort-/Bildmarke der Entscheidung BPatG 29 W (pat) 8/16
Nicht unterscheidungskräftiges Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 1/17
Nicht unterscheidungskräftiges Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 1/17
4.2.11 Dreidimensionale Zeichen

Auch bei einem dreidimensionalen Zeichen stellt sich die Frage, ob es nur einen beschreibenden Begriffsinhalt verkörpert, der zB. nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG durch die Art der Ware selbst bedingt ist, oder ob sich die Form durch besondere Merkmale auszeichnet. Im letzteren Fall stellt sich dann die Folgefrage, ob es sich bei diesen Merkmalen nur um Gestaltungsmerkmale handelt, oder ob sie (auch) einen betrieblichen Herkunftshinweis vermitteln. Hierbei ist eine erhebliche Abweichung von der einschlägigen Branchenüblichkeit erforderlich, sodass die Gestaltung aus dem verkehrsüblichen Rahmen der Formenvielfalt auf dem jeweiligen Warengebiet fällt (siehe BPatG 28 W (pat) 524/16 Gitarrenform, BPatG 28 W (pat) 517/13).

Unterscheidungskräftiges dreidimensionales Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 524/16
Unterscheidungskräftiges dreidimensionales Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 524/16
Unterscheidungskräftiges dreidimensionales Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 517/13
Unterscheidungskräftiges dreidimensionales Zeichen der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 517/13
4.2.12 Farbzeichen

Bei Farbzeichen ist die Reihenfolge zur Prüfung der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wie folgt (siehe GRUR 2016, 1167 bzw. BGH I ZB 52/15 Sparkassen-Rot; BPatG 28 W (pat) 506/17 Vergussmörtel ):

  1. welcher ist der spezifische Markt, also der überschaubare Bereich von W/DL mit entsprechenden besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten?;
  2. kommen Farben für die Betroffenen W/DL als betriebliche Herkunftshinweis in Betracht, da sie sonst regelmäßig keine originäre Unterscheidungskraft haben?;
  3. ist der Verkehr an Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt, da so eine Unterscheidungskraft wahrscheinlicher wird?; und
  4. haben die konkreten Farben herkunftshinweisende Eigenschaften, die regelmäßig bei unüblichen Farben anzutreffen ist?
links: Nicht unterscheidungsfähige von Haus aus, aber verkehrsdurchgesetzte Farbmarke (HKS 13) der Entscheidung BGH I ZB 52/15; rechts: Nicht unterscheidungsfähige Farbmarke (RAL 040 70 10) der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 506/17
links: Nicht unterscheidungsfähige von Haus aus, aber verkehrsdurchgesetzte Farbmarke (HKS 13) der Entscheidung BGH I ZB 52/15; rechts: Nicht unterscheidungsfähige Farbmarke (RAL 040 70 10) der Entscheidung BPatG 28 W (pat) 506/17

4.3 Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 MarkenG

Auch wenn ein Zeichen nach § 8 Abs. 1, 2 oder 3 MarkenG schutzunfähig ist, so ist dies unerheblich, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die W/DL, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat.

Der Gedanke hinter dieser Regelung ist, dass die Interessen der Allgemeinheit an der freien Verwendbarkeit des Zeichens hinter die wettbewerbliche Leistung des Unternehmers bzw. Anmelders zurücktreten. Eine Verkehrsdurchsetzung ist jedoch nicht möglich, um die Schutzhindernisse der § 8 Abs. 2 Nr. 4 bis 14 MarkenG zu überwinden, da hier das öffentliche Interesse im Vordergrund steht. Ebensowenig kann das Erfordernis der Darstellbarkeit gemäß § 8 Abs. 1 MarkenG oder die Schutzvoraussetzung bzw. -hindernisse nach § 3 MarkenG durch die Verkehrsdurchsetzung überwunden werden.

Zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung kann eine demoskopische Befragung durchgeführt werden. Durch sie soll ermittelt werden:

Problematisch einer demoskopischen Befragung ist, dass sie häufig nicht die Benutzung als Marke mit Herkunftshinweis feststellt, sondern nur eine beschreibende Angabe enthält. Zudem werden Marken regelmäßig nicht alleine, sondern mit anderen Elementen oder anderen Marken verwendet.

Die Feststellungslast liegt beim Anmelder, wonach keine Ermittlung von Amts wegen stattfindet. Dem Anmelder obliegt es also, die für die Verkehrsdurchsetzung relevanten Tatsachen und Unterlagen zur Kenntnis bringen.

Im Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren nach §§ 50 ff. MarkenG regelt sich die Feststellungslast wie folgt:

4.4 Täuschungseignung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG

Im Anmeldeverfahren wird nach § 37 Abs. 3 MarkenG eine Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nur zurückgewiesen, wenn die Eignung zur Täuschung ersichtlich ist. Im Löschungs- bzw. Nichtigkeitsverfahren geschieht dies nach § 50 Abs. 3 MarkenG von Amts wegen; einen Antrag eines Dritten bedarf es nicht.

Für die Täuschungseignung gelten mit § 123 Abs. 1 BGB vergleichbare Grundsätze. Erheblich ist, dass die für die Täuschung notwendige Irreführung durch die Marke selbst oder ihre Bestandteile und nicht durch Begleitumstände erfolgt (zB. durch Markenanmelder oder Benutzung der Marke). Die Möglichkeit einer nicht irreführenden Benutzung schließt das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG aus. Dies ist bei weiten Oberbegriffen relevant.

Die Täuschungseignung kann zB. in Form einer falschen geografischen Angabe, einer Scheinangabe, eines falschen Titels, falscher Qualitätsangaben oder falscher Beschaffenheitsangaben vorliegen. Fraglich ist hierbei, ob die Falschheit der Angabe nur behauptet oder auch bewiesen werden kann. Jedenfalls liegt keine Täuschungsgefahr vor, wenn eine Markenbenutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt. Irreführende Angaben, die sich erst in Verbindung mit Personen oder Unternehmen des Markenanmelders ergeben, sind grundsätzlich nicht zur Täuschung geeignet (siehe GRUR 2017, 186 bzw. BGH I ZB 43/15 Stadtwerke Bremen; BPatG 28 W (pat) 38/18 Pizarra).

Durch einen Disclaimer kann das Verzeichnis W/DL mit den Merkmalen ausschließen, die das Zeichen benennt. ZB. Dreirad für Fahrzeuge, ausgenommen solche mit drei Rädern. Der negative Disclaimer muss aber dem Postulat der Rechtssicherheit des Registers genügen (siehe BPatG 28 W (pat) 573/17 Motley Bees).

4.5 Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG

Der Begriff der öffentlichen Ordnung ist eng auszulegen, umfasst jedoch Vorschriften, die zu wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts gehören (zB. Grundrechte, freiheitliche demokratische Grundordnung, verfassungsrechtliche Prinzipien). Nicht eintragbar sind dann zB. Marken, die in verfassungsfeindlichem Sinne verstanden werden, die sich gegen die verfassungsgemäße Grundordnung richten oder einen diskriminierenden Inhalt aufweisen. "Normale" Gesetzesverstöße fallen nicht unter diesen Ausschluss (aber gegebenenfalls den nach § 8 Abs. 2 Nr. 13 MarkenG).

Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt vor, wenn das angemeldete Zeichen sich dazu eignet, das Empfinden der angesprochenen Verkehrskreise erheblich zu verletzen, indem es etwa in sittlicher, politischer oder religiöser Hinsicht anstößig oder herabwürdigend wirkt oder eine grobe Geschmacksverletzung darstellt. Jedoch kommt dieses Schutzhindernis immer seltener zu tragen, zumal nicht unberücksichtigt bleiben darf, dass die maßgebliche Auffassung der Verbraucher von einer fortschreitenden Liberalisierung der Anschauung über Sitte und Moral geprägt ist (siehe nicht schutzfähig: GRUR-RR 2011, 311 bzw. BPatG 27 W (pat) 554/10 RCQT; BPatG 27 W (pat) 511/12 Massaker; schutzfähig: GRUR 1996, 408 bzw. BPatG 24 W (pat) 206/94 COSANOSTRA).

Nicht schutzfähige Bildmarke der Enzscheidung BPatG 27 W (pat) 554/10
Nicht schutzfähige Bildmarke der Enzscheidung BPatG 27 W (pat) 554/10

4.5 Bösgläubige Anmeldung nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG

Die Bößgläubigkeit kann sich aufgrund der (nicht abschließenden) Fallgruppen ergeben (siehe BPatG 28 W (pat) 24/17 Ecomax; BPatG 28 W (pat) 22/16 POSTMAXX; BPatG 28 W (pat) 35/16 Erdmann & Rossi):

  1. Es fehlt der Benutzungswille des Anmelders.
  2. Der schutzwürdige Besitzstand eines Vorbenutzers wird gestört.
  3. Die Anmeldung dient dem zweckentfremdeten Einsatz als Mittel des Wettbewerbskampfs.
  4. Es wird eine Marke erschlichen, wonach ein eigentlich schutzunfähiges Zeichen angemeldet wird.

Das Kollisionsverfahren

1. Materielles Recht

1.1 Schutz wegen Identität

Der Schutz wegen Identität wird durch § 9 Abs. 1 Nr. 1 MarkenG begründet. Hierfür bedarf es einer "vollständigen Übereinstimmung" (siehe GRUR 2003, 422 bzw. EuGH C-291/00 Arthur / Arthur et Félicie; GRUR 2015, 607 bzw. BGH I ZR 188/13 Uhrenankauf im Internet). Demnach liegt eine Identität vor, wenn:

Keine Identität liegt demnach vor:

Zudem muss eine Identität der W/DL vorliegen. Diese ist zu bejahen, wenn W/DL der jüngeren Marke unter den Oberbegriff der älteren Marke fallen (siehe GRUR 2009, 484 bzw. BGH I ZR 167/06 METROBUS; GRUR 2009, 1055 bzw. BGH I ZR 231/06 airdsl), oder wenn W/DL der jüngeren Marke auch W/DL der älteren Marke umfassen (siehe GRUR 2008, 909 bzw. BGH I ZB 55/05 Pantogast; GRUR 2008, 903 bzw. BGH I ZB 61/07 SIERRA ANTIGUO).

1.2 Schutz wegen Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr für die Tatbestandserfüllung des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG umfasst drei Komponenten:

  1. die Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit;
  2. die Kennzeichnungskraft der älteren Marke; und
  3. die Markenähnlichkeit.

Der Schutz der älteren Marke wird auf die Fälle einer tatsächlichen oder möglichen Beeinträchtigung der Funktionen der älteren Marke beschränkt, insbesondere ihrer Hauptfunktion als Herkunftshinweis (siehe GRUR 2003, 54, 55 bzw. EuGH C-206/01 Arsenal Football Club/Matthew Reed; GRUR 2005, 153 bzw. EuGH C-245/02 Anheuser-Busch/Budvar; GRUR 2007, 318 bzw. EuGH C‑48/05 Adam Opel/Autec).

Die europäische Rechtsprechung hat hier die "Wechselwirkungstheorie" entwickelt. Danach stehen die Komponenten miteinander in Wechselwirkung, wobei ein geringer Grad einer Komponente durch den größeren Grad einer anderen Komponente ausgeglichen werden kann (siehe GRUR 1998, 922 bzw. EuGH C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; GRUR Int. 1999, 734 bzw. EuGH C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel; GRUR 1999, 241 bzw. BGH I ZB 28/96 Lions).

Hierbei muss der Grad der Ähnlichkeit bei allen Faktoren bestimmt werden (siehe GRUR 2013, 833 bzw. BGH I ZR 85/11 Culinaria/Villa Culinaria). Laut BGH reichen fünf Unterteilungsstufen zur Bestimmung der Verwechslungsgefahr:

  1. sehr hoch (weit überdurchschnittlich)
  2. hoch (überdurchschnittlich)
  3. normal (durchschnittlich)
  4. gering (unterdurchschnittlich)
  5. sehr gering (weit unterdurchschnittlich.

Zusammen mit der Identität und der Unähnlichkeit bei der Ähnlichkeit der W/DL und des Zeichens, und zusammen mit der Bekanntheit und Eigenprägung bei der Kennzeichnungskraft, gibt es demnach insgesamt sieben Stufen, mit denen die Tatbestände der Verwechslungsgefahr bestimmt werden können (siehe GRUR 2019, 953 bzw. BGH I ZR 61/18 Kühlergrill; GRUR 2019, 173 bzw. BGH I ZR 74/17 combit/Commit; GRUR 2013, 1239 bzw. BGH I ZR 214/11 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2008, 503 bzw. EuGH C‑102/07 adidas/Marca Mode; GRUR 2011, 826 bzw. BGH I ZR 154/09 Enzymax/Enzymix).

Die Auswirkung der Wechselwirkung ist in der Praxis nicht immer klar. Die überwiegend Ansicht vertritt, dass im Normalfall, solange also nichts dagegen spricht, jeweils durchschnittliche Grade der Ähnlichkeit der W/DL, der Ähnlichkeit des Zeichens und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke angenommen werden können (siehe GRUR 2000, 1031 bzw. BGH I ZB 12/98 Carl Link; GRUR 2012, 64 bzw. BGH I ZB 52/09 Maalox/Melox-GRY). Vorherrschend scheint - meist allerdings nur unterschwellig - die "arithmetische Mittelwertbildung" angewandt zu werden:

$$ f(VG) := \frac{K_\textbf{WÄ}+K_\textbf{MÄ}+K_\textbf{KK}}{3} \geq N $$

wobei $f(VG)$ die Berechnung der Verwechslungsgefahr, $K_\textbf{WÄ}$ die Ähnlichkeit der W/DL, $K_\textbf{MÄ}$ die Ähnlichkeit der Marken/Zeichen, $K_\textbf{KK}$ die Kennzeichnungskraft, und $N$ ein Wert ist, der einer "normalen Komponente" entspricht. Denkbar und eventuell vorzugswürdig wäre auch die "geometrische Mittelwertbildung", nach:

$$ f(VG_+) := \sqrt[3]{K_\textbf{WÄ} \cdot K_\textbf{MÄ} \cdot K_\textbf{KK}} \geq M $$

wobei $f(VG_+)$ die vorzugswürdige Berechnung der Verwechslungsgefahr und $M$ ein Wert ist, der einer "normalen Komponente" hoch drei (also zB. $N^3$) entspricht.

Eine einfachere boolesche Herangehensweise wäre:

$$ VG = K_{\textbf{WÄ}|\text{var}} \cdot K_{\textbf{MÄ}|\text{konst}} \cdot K_{\textbf{KK}|\text{var}} $$

wobei die Zusätze $\text{var}$ und $\text{konst}$ kennzeichnen, dass die Ähnlichkeit der W/DL und die Kennzeichnungskraft pro W/DL (bzw. Gruppe aus W/DL) variabel sind und die Marken-/Zeichenähnlichkeit konstant ist. Bei unterschiedlichen Graden der Aspekte folgt eine mehrfache Abwägung. Festgestelle Grade zweier Aspekte bestimmen den notwendigen Grad des dritten für eine Verwechslungsgefahr $VG$.

Aspekt 1 Aspekt 2 Minimum für VG
durch­schnitt­liche durch­schnitt­liche KK ≥ durch­schnitt­liche
unter­durch­schnitt­liche durch­schnitt­liche KK ≥ über­durch­schnitt­liche
Iden­tität bei durch­schnitt­liche KK ≥ unter­durch­schnitt­liche
Iden­tität bei Bekannt­heit bei KK ≥ über­durch­schnittl­iche
1.2.1 Ähnlichkeit der W/DL

Zur Prüfung der Ähnlichkeit der W/DL müssen die W/DL der Marken verglichen werden. Fraglich ist, ob bei der Widerspruchsmarke die registrierten oder die benutzten W/DL zum Vergleich herangezogen werden sollen. Gemäß der Übergangsvorschrift nach § 158 Abs. 3 MarkenG ist für Marken, deren Anmeldung zwischen dem 01.10.2009 und 14.01.2019 eingereicht wurde, die bis zum 14.01.2019 geltende Fassung des § 42 Abs. 1 und 2 MarkenG (alte Fassung) anzuwenden. Nach § 159 Abs. 4 MarkenG finden auf vor dem 14.01.2019 erhobene Widersprüche, § 42 Abs. 3 und 4 MarkenG (neue Fassung) keine Anwendung.

Das Prüfungsschema zur Bestimmung, ob sich nach Register- oder Benutzungslage zu richten ist, lautet wie folgt:

1.2.1.1 Einrede der Nichtbenutzung

Die Zulässigkeit der Nichtbenutzungseinrede richtet sich nach § 43 Abs. 1 MarkenG. Hierbei kommt es darauf an, ob die aF oder die nF des § 43 MarkenG anzuwenden ist.

Altes Recht

Nach § 43 MarkenG aF:

1 Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Benutzung der Marke bestreitet, glaubhaft zu machen, daß sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Eintragung der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern sie zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

2 Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach der Veröffentlichung der Eintragung, so hat der Widersprechende, wenn der Gegner die Benutzung bestreitet, glaubhaft zu machen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Widerspruch gemäß § 26 benutzt worden ist.

3 Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung glaubhaft gemacht worden ist.

Demnach legen § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG aF einen festen/fixen Benutzungszeitraum und § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG aF einen fließenden Benutzungszeitraum fest. Die Einrede kann grundsätzlich bis zum Ende des Verfahrens erhoben werden. Ausnahmen gibt es nur beim BPatG aufgrund der Verspätungsvorschriften nach § 82 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 129, 296 ZPO.

Demnach wird der Benutzungszeitraum für eine nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG aF erhobene Nichtbenutzungseinrede wie folgt berechnet:

 Eintragung der         Veröffentlichung der
Widerspruchsmarke          jüngeren Marke

        │                        │
        │                        │   Widerspruch gegen       Erhebung der
        │                        │     jüngere Marke     Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                        │
        │                        │           │                     │                  │
────────┼────────────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────┼──────────►
        │                        │                                                           Zeit
        │◄───── ≥ 5 Jahre ──────►│
        │                        │
        │◄─ Benutzungszeitraum ─►│
        │                        │

Falls ein Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke stattfand, so wird der Benutzungszeitraum für eine nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG aF erhobene Nichtbenutzungseinrede wie folgt berechnet:

 Eintragung der          Veröffentlichung der
Widerspruchsmarke           jüngeren Marke

        │     Abschluss des            │
        │    Widerspruchsverfahrens    │   Widerspruch gegen      Erhebung der
        │    der Widerspruchsmarke     │     jüngere Marke    Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                              │
        │     │                        │           │                    │                  │
────────┼─────┼────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────►
              │                        │                                                          Zeit
              │◄───── ≥ 5 Jahre ──────►│
              │                        │
              │◄─ Benutzungszeitraum ─►│
              │                        │

Ebenso wird der Benutzungszeitraum für eine nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG aF erhobene Nichtbenutzungseinrede wie folgt berechnet:

 Eintragung der     Veröffentlichung der  │                        │
Widerspruchsmarke      jüngeren Marke     │◄── Widerspruch gegen ─►│
                                          │      jüngere Marke     │
        │                     │           │                        │
        │                     │           │  Ende der Benutzungs-  │       Erhebung der
        │                     │           │       schonfrist       │   Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                     │           │                        │
        │                     │           │            │           │             │                 │
────────┼─────────────────┬───┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────►
        │                 │                            │                         │                 │      Zeit
        │◄──── = 5 Jahre ─┼───────────────────────────►│                         │                 │
        │                 │                                                      │                 │
        │◄──── > 5 Jahre──┼─────────────────────────────────────────────────────►│                 │
        │                 │                                                      │                 │
                          │◄─ Benutzungszeitraum ────────────────────────────────┴────────────────►│
                          │                                                                        │
                          │                                                                        │
                        ◄─┴─►                                                                    ◄─┴─►

Falls ein Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke stattfand, so wird der Benutzungszeitraum für eine nach § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG aF erhobene Nichtbenutzungseinrede wie folgt berechnet:

 Eintragung der            Veröffentlichung der  │                        │
Widerspruchsmarke             jüngeren Marke     │◄── Widerspruch gegen ─►│
                                                 │      jüngere Marke     │
        │   Abschluss des            │           │                        │
        │  Widerspruchsverfahrens    │           │  Ende der Benutzungs-  │       Erhebung der
        │  der Widerspruchsmarke     │           │       schonfrist       │   Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                            │           │                        │
        │         │                  │           │            │           │             │                 │
────────┼─────────┼──────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┼──────────►
                  │              │                            │                         │                 │      Zeit
                  │◄─ = 5 Jahre──┼───────────────────────────►│                         │                 │
                  │              │                                                      │                 │
                  │◄─ > 5 Jahre──┼─────────────────────────────────────────────────────►│                 │
                  │              │                                                      │                 │
                                 │◄─ Benutzungszeitraum ─────────────────────────────────────────────────►│
                                 │                                                                        │
                                 │                                                                        │
                               ◄─┴─►                                                                    ◄─┴─►

Neues Recht

Nach § 43 Abs. 1 MarkenG nF:

1 Ist der Widerspruch vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er, wenn der Gegner die Einrede der Nichtbenutzung erhebt, nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmelde- oder Prioritätstag der Marke, gegen die der Widerspruch sich richtet, gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war.

2 Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

3 Bei der Entscheidung werden nur Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

In § 43 MarkenG nF finden sich der fixe und fließende Benutzungszeitraum nicht mehr wieder. Stattdessen kommt es auf den Zeitrang (regelmäßig der Anmeldetag, sonst der Prioritätstag) der jüngeren Marke an:

 Eintragung der                                           Zeitrang der
Widerspruchsmarke                                        jüngeren Marke         Widerspruch gegen
                                                                                  jüngere Marke
        │    Ausschluss eines Widerspruchs   │                 │
        │     gegen die Widerspruchsmarke    │                 │  Veröffentlichung der   │        Erhebung der
        │◄─────────── 3 Monate ─────────────►│◄─── 5 Jahre ───►│     jüngeren Marke      │    Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                                    │                 │                         │
        │                                    │                 │            │            │              │                   │
────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────►
                                             │                 │                                                                 Zeit
                                             │◄─ Benutzungs- ─►│
                                             │    zeitraum     │

Falls ein oder mehr Widerspruchsverfahren gegen die Widerspruchsmarke stattfanden, so wird der Benutzungszeitraum für eine nach § 43 Abs. 1 S. 1 MarkenG nF erhobene Nichtbenutzungseinrede wie folgt berechnet:

 Eintragung der                                           Zeitrang der
Widerspruchsmarke                                        jüngeren Marke         Widerspruch gegen
                                                                                  jüngere Marke
        │     Zeitraum bis zum Ende aller    │                 │
        │      Widerspruchseverfahren        │                 │  Veröffentlichung der   │        Erhebung der
        │◄───────── > 3 Monate ─────────────►│◄── ≥ 5 Jahre ──►│     jüngeren Marke      │    Nichtbenutzungseinrede  Entscheidung
        │                                    │                 │                         │
        │                                    │                 │            │            │              │                   │
────────┼────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼────────►
                                             │                 │                                                                 Zeit
                                             │◄─ Benutzungs- ─►│
                                             │    zeitraum     │

Die Begründetheit der Nichtbenutzungseinrede richtet sich nach den formellen Anforderungen des § 82 Abs. 1 MarkenG iVm § 294 ZPO. Demnach sind alle präsenten Beweismittel zur Glaubhaftmachung der Benutzung im Benutzungszeitraum zugelassen:

Für die Glaubhaftmachung müssen sieben "W"s (wer, wann, wofür, wie, wie lange, wieviel und wo) geprüft werden.

Wer?

Die Person des berechtigten Benutzes, also der Inhaber der Widerspruchsmarke muss die Benutzung glaubhaft machen.

Wann?

Er muss die Benutzung für den Benutzungszeitraum glaubhaft machen. Dies gilt auch für den Benutzungszeitraum mit den Besonderheiten des § 43 Abs. 1 S. 2 MarkenG aF (also jeden 5-Jahreszeitraum). Allerdings muss die Marke nicht über den gesamten Zeitraum benutzt worden sein (siehe auch "Wie lange?").

Wofür?

Die Benutzung muss für die registrierten W/DL glaubhaft gemacht werden; gegebenenfalls entsprechend der "erweiterten Minimallösung". Denn, wird eine Marke nur für einen Teil der W/DL eines breiten Oberbegriffs im Verzeichnis rechtserhaltend benutzt, so ist der Schutzbereich der Marke nicht zwingend auf die tatsächlich benutzten konkreten W/DL zu beschränken. Eine Beschränkung des Schutzbereichs einer Marke auf genau die W/DL, für die eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden kann (sog. "Minimallösung"), wird allgemein als zu eng betrachtet. Andererseits würde es zu einer unangemessenen Ausweitung des Schutzbereichs der älteren Marke führen, wenn das Verzeichnis einen weiten Oberbegriff enthält und im Kollisionsfall für die Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten weiten Bereich der W/DL ausgegangen wird, obwohl die Marke tatsächlich nur für eine spezielle W/DL verwendet wird.

Um die Interessen der Beteiligten angemessen zu berücksichtigen, findet im Widerspruchsverfahren die so genannte „erweiterte Minimallösung“ Anwendung. Demnach wird bei weiten Oberbegriffen des Verzeichnisses ausgehend von der konkret benutzten W/DL die Bildung von Untergruppen gefordert, für welche sodann eine rechtserhaltende Benutzung festgestellt werden kann. Dieser Schritt wird auch als "Integrationsfrage" bezeichnet. Die Integrationsfrage ist zu beantworten, sobald festgestellt wurde, dass eine konkret benutzte W/DL unter einen weiten Oberbegriff fällt (sog. "Subsumptionsfrage").

Wie?

Eine nicht unerhebliche Abweichung der benutzten Form von der eingetragenen Form, kann eine rechtserhaltende Benutzung nicht bejahen (siehe GRUR 2013, 68 bzw. BGH I ZR 112/10 Castell/VIN CASTEL; GRUR 2013, 840 bzw. BGH I ZR 84/09 PROTI II; GRUR 2017, 1043 bzw. BGH I ZB 6/16 Dorzo)

Eingetragene Form (links) und benutzte Form (rechts) der Entscheidung BGH I ZR 112/10; Abweichung bejaht.
Eingetragene Form (links) und benutzte Form (rechts) der Entscheidung BGH I ZR 112/10; Abweichung bejaht.
Eingetragene Formen als Wortmarke "PROTI" und "PROTIPLUS" und als Wort-Bild-Marke (oben) und benutzte Formen (unten) der Entscheidung BGH I ZR 84/09; lediglich bei "PROTIPOWER" (1. Zeichnung unten) Abweichung verneint.
Eingetragene Formen als Wortmarke "PROTI" und "PROTIPLUS" und als Wort-Bild-Marke (oben) und benutzte Formen (unten) der Entscheidung BGH I ZR 84/09; lediglich bei "PROTIPOWER" (1. Zeichnung unten) Abweichung verneint.
Eingetragene Form ist die Wortmarke "Dorzo" und genutzte Form ist durch Fotos in der Entscheidung BGH I ZB 6/16 gezeigt; Abweichung bejaht.
Eingetragene Form ist die Wortmarke "Dorzo" und genutzte Form ist durch Fotos in der Entscheidung BGH I ZB 6/16 gezeigt; Abweichung bejaht.

Wie lange?

Die Benutzung der W/DL muss für eine gewisse Dauer des Benutzungszeitraums glaubhaft gemacht werden. Eine kontinuierliche Benutzung im gesamten Zeitraum ist nicht notwendig (siehe GRUR 2003, 425 bzw. EuGH C-40/01 Ansul/Ajax Brandbeveiliging; GRUR 2008, 616 bzw. BGH I ZR 162/04 AKZENTA; GRUR 2000, 1038 bzw. BGH I ZB 41/97 Kornkammer).

Demnach kann zB. eine Benutzung von 4,5 Monaten reichen (siehe GRUR Int. 2004, 955 bzw. EuG T-334/01 HIPOVITON) oder eine Benutzung von 11,2 Monaten reichen (siehe GRUR Int. 2005, 47 bzw. EuG T-203/02 VITAFRUIT). Auch eine Aufnahme kurz vor Ablauf des Benutzungszeitraums ist möglich (siehe GRUR 1985, 926 bzw. BGH I ZR 107/83 topfitz/topfit; GRUR-RR 2003, 172 bzw. OLG München 29 U 4755/02 Hausmacher Senf - König Ludwig; (aA) EuG T‑495/12 bis T‑497/12 Dracula).

Wieviel?

Maßgeblich ist eine ernsthafte Benutzung, die von einer Scheinbenutzung zu unterscheiden ist. Ernsthaft bedeutet, dass die Marke:

In Wechselwirkung stehende Kriterien für eine "ernsthafte Benutzung" sind demnach (siehe GRUR Int. 2005, 47 bzw. EuG T-203/02 VITAFRUIT; GRUR-Prax 2016, 237 bzw. EuG T‑638/14 Frisa):

Letzten Endes bleibt die Frage der Menge der ernsthaften Benutzung eine Einzelfallbewertung (siehe GRUR 2013, 725 bzw. BGH I ZR 135/11 Duff Beer). Es ist nicht im Vorfeld möglich, abstrakt zu bestimmen, ab welcher mengenmäßigen Schwelle eine Benutzung ernsthaft ist. Eine "De-minimis-Regel", die das nationale Gericht daran hindern würde, alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, kann nicht aufgestellt werden (siehe EuGH C-259/02 La Mer Technology/Laboratoires Goemar). Vielmehr kann bereits eine geringfügige Benutzung ausreichen (siehe GRUR 2003, 425 bzw. EuGH C-40/01 Ansul/Ajax Brandbeveiliging; GRUR Int. 2005, 47 bzw. EuG T-203/02 VITAFRUIT; GRUR 2006, 152 bzw. BGH I ZB 20/03 GALLUP). Eine Absicht, Gewinn/Umsatz zu erzielen, ist nicht notwendig, falls ein hinreichender Geschäftsbezug besteht (siehe GRUR 2009, 156 bzw. EuGH C‑442/07 Radetzky-Orden; GRUR 2006, 152 bzw. BGH I ZB 20/03 GALLUP; GRUR 2012, 180 bzw. BGH I ZR 41/10 Werbegeschenke).

Auch nach Aufgabe des Warenvertriebs, zB. auch noch nach 25 Jahren (siehe Vorlage des OLG Düsseldorf 20 U 132/17 testarossa zu LG Düsseldorf 2a O 166/16 testarossa), liegt ausnahmsweise eine Benutzung vor, bei (siehe GRUR 2003, 425 bzw. EuGH C-40/01 Ansul/Ajax Brandbeveiliging):

Wo?

Der Ort der Benutzung einer DE-Marke muss Deutschland (oder die Schweiz) sein (Art. 5 S. 1 des Übereinkommens vom 13.04.1892 (RGBl. 1894, S. 11) idF Änderungs-Übereinkommen vom 26.02.1902 (RGBl. 1903, S. 1819)).

Der Ort der Benutzung einer EU-Marke muss nach Art. 18 UMV (bzw. ehemaliger Art. 15 GMV) innerhalb der "Union" (bzw. in der "Gemeinschaft" nach Art. 15 GMV) sein, wobei die Union alle Mitgliedsstaaten bedeutet und nicht mit einem einzigen Mitgliedsstaat gleichzusetzen ist. Für die Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung in der Union vorliegt, sind die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten außer Betracht zu lassen (siehe GRUR 2013, 182 bzw. EuGH C‑149/11 ONEL/OMEL).

Auch wenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine EU-Marke, da sie einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke genießt, in einem größeren Gebiet als in dem eines einzigen Mitgliedsstaats benutzt wird, um diese Benutzung als "ernsthafte Benutzung" qualifizieren zu können, ist es dennoch nicht ausgeschlossen, dass der Markt der W/DL, für die eine EU-Marke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist. In einem solchen Fall könnte eine Benutzung der EU-Marke in diesem Gebiet gleichzeitig die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer EU-Marke und die der ernsthaften Benutzung einer nationalen Marke erfüllen (siehe GRUR 2013, 182 bzw. EuGH C‑149/11 ONEL/OMEL). Da die Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke auf sämtlichen Tatsachen und Umständen beruht, die geeignet sind, zu belegen, dass die geschäftliche Verwendung der Marke es ermöglicht, Marktanteile für die W/DL, für die sie eingetragen wurde, zu gewinnen oder zu behalten, ist es unmöglich, im Vorhinein abstrakt festzustellen, auf welche Gebietsgröße bei der Prüfung der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist. Ein Mindestmaß, das das nationale Gericht daran hindern würde, sämtliche Umstände des ihm vorliegenden Rechtsstreits zu würdigen, kann daher nicht festgesetzt werden (siehe GRUR 2013, 182 bzw. EuGH C‑149/11 ONEL/OMEL; EuGH C-259/02 La Mer Technology/Laboratoires Goemar; GRUR Int. 2005, 47 bzw. EuG T-203/02 VITAFRUIT).

Aus der Rechtsprechung ergab sich zB., dass:

Für eine international registrierte Marke (IR-Marke) gilt:

1.2.1.2 Vergleich der W/DL

Beim Vergleich der W/DL gilt der Grundsatz, dass alle erheblichen Faktoren berücksichtigt werden (siehe GRUR 1998, 922 bzw. EuGH C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer):

Die entscheidende Schlüsselfrage ist hierbei, ob sich für Abnehmen, wenn sie die W/DL mit demselben Zeichen gekennzeichnet wahrnehmen, der Schluss aufdrängt, dass diese W/DL von demselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (siehe GRUR 1998, 922 bzw. EuGH C-39/97 Canon/Metro-Goldwyn-Mayer; GRUR Int. 1994, 614 bzw. EuGH C-9/93 Ideal Standard II).

Beispiele für Ähnlichkeiten von W/DL sind:

1.2.2 Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Eintragung als solche vermittelt nur einen geringsten Grad an Kennzeichnungskraft. Der Grad der originären Kennzeichnungskraft wird im Widerspruchs-/Verletzungsverfahren erstmals ermittelt. Eine normale Kennzeichnungskraft liegt vor, falls keine Anhaltspunkte für mangelnde originäre Unterscheidungseignung gegeben sind.

Die Kennzeichnungskraft ist die Eignung, die eingetragenen W/DL als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (siehe GRUR 1999, 723 bzw. EuGH C-108/9, C-109/97 Chiemsee; GRUR Int. 1999, 734 bzw. EuGH C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel). Maßgeblich ist hierbei die Fähigkeit des Publikums, die Marke aufgrund ihrer Eigenart und ihres, gegebenenfalls durch Benutzung, erlangten Bekanntheitsgrades als Produkt-/Leistungskennzeichnung einzuprägen und zu erinnern.

1.2.2.1 Originäre Kennzeichnungskraft

Sofern Anhaltspunkte für eine originäre Kennzeichnungsschwächung nicht vorliegen, ist der Grad der Kennzeichnungskraft normal (siehe GRUR 2017, 75 bzw. BGH I ZR 75/15 Wunderbaum II; GRUR 2012, 930 bzw. BGH I ZR 50/11 Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64 bzw. BGH I ZB 52/09 Maalox/Melox-GRY; GRUR 2000, 1031 bzw. BGH I ZB 12/98 Carl Link).

Die Eintragung alleine recht jedoch für einen normalen Grad der Kennzeichnungskraft nicht aus (siehe GRUR 2010, 1103 bzw. BGH I ZR 17/05 Pralinenform II). Allerdings darf wegen der Eintragung die Kennzeichnungskraft nicht gänzlich verneint werden; auch nicht bei einer Kennzeichnungsschwächung (siehe GRUR 2012, 825 bzw. EuGH C‑196/11 P F1/F1-LIVE; RUR 2008, 909 bzw. BGH I ZB 55/05 Pantogast; GRUR 2007, 1071 bzw. BGH I ZR 6/05 Kinder II; GRUR 2007, 708 bzw. BGH I ZR 35/04 Internet-Versteigerung II; GRUR 2005, 414 bzw. BGH ZR 45/03 Russisches Schaumgebäck)

Eine originäre Kennzeichnungsschwäche liegt insbesondere bei beschreibenden Angaben oder mit einem an eine solche angelehnten Sinngehalt vor (GRUR 2013, 833 bzw. BGH I ZR 85/11 Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2010, 729 bzw. BGH I ZR 142/07 MIXI; GRUR 2008, 1002 bzw. BGH I ZR 49/05 Schuhpark; GRUR 2008, 909 bzw. BGH I ZB 55/05 Pantogast). Auch andere Umstände können originär schwächen, sind aber selten.

Bei Kombinationsmarken bestimmt das kennzeichenstärkste Element die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke (siehe GRUR 2009, 766 bzw. BGH I ZR 39/06 Stofffähnchen). Daher kommt einer nur grafisch kennzeichnungskräftigen Marke trotz schutzunfähigem Wort, eine normale Kennzeichnungskraft zu. Soweit schutzunfähige Elemente vorliegen, ist der Schutzumfang auf die Eigenprägung beschränkt, also die schutzbegründenden Umstände (siehe GRUR 2012, 1040 bzw. BGH I ZR 100/10 pjur/pure; GRUR 2008, 803 bzw. BGH I ZR 162/05 HEITEC; GRUR 2003, 963 bzw. BGH I ZR 60/01 AntiVir/AntiVirus). Daher können nur die die Schutzfähigkeit begründenden Umstände der Prüfung zur Verwechslungsgefahr zugrunde gelegt werden, da aus schutzunfähigen Teilen keine Rechte hergeleitet werden dürfen (siehe GRUR 2013, 631 bzw. BGH I ZR 100/11 AMARULA/Marulablu; RUR 2012, 1040 bzw. BGH I ZR 100/10 pjur/pure; GRUR 2003, 963 bzw. BGH I ZR 60/01 AntiVir/AntiVirus).

1.2.2.2 (Nachträgliche) Kennzeichnungsschwächung

Eine (nachträgliche) Schwächung der Kennzeichnungskraft geschieht durch:

Der Nachweis der Lage von Drittmarken kann gerichtsbekannt oder vom Inhaber der jüngeren Marke glaubhaft gemacht werden (siehe RUR 2012, 930 bzw. BGH I ZR 50/11 Bogner B/Barbie B; GRUR 2008, 1104 bzw. BGH I ZR 171/05 Haus & Grund II; GRUR 2002, 626 bzw. BGH I ZR 139/99 IMS; GRUR 2001, 1161 bzw. BGH I ZR 232/98 CompuNet/ComNet; GRUR 2001, 166 bzw. BPatG 24 W (pat) 185/99 VISION/VISIO).

Daneben ist eine Kennzeichenschwäche auch durch "verbrauchte" Bestandteile des Zeichens möglich, zB. "com" für Telekommunikation, "e-" für elektronisch oder "öko" für ökologisch.

1.2.2.3 (Nachträgliche) Kennzeichnungsstärkung

Die Stärkung der Kennzeichnungskraft geschieht infolge der durch Benutzung der älteren Marke entstandene gesteigerte Verkehrsbekanntheit. Diese Art der Stärkung ist auch im Kollisionsverfahren anwendbar (siehe GRUR 2013, 1239 bzw. BGH I ZR 214/11 VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion). Eine Bekanntheit in anderen EU-Ländern allein reich nicht aus (siehe GRUR-RR 2014, 244 bzw. BPatG 27 W (pat) 538/13 Camper-Bogen), aber ist aber neben einer Steigerung im Inland ein zusätzliches Argument für eine Kennzeichenstärkung (siehe GRUR 2017, 75 bzw. BGH I ZR 75/15 Wunderbaum II). Dies gilt auch bei abweichender Benutzung (siehe GRUR 2013, 922 bzw. EuGH C‑252/12 Specsavers/Asda Stores; GRUR 2006, 859 bzw. BGH I ZB 28/04 Malteserkreuz).

Die Entscheidung über eine Kennzeichnungsstärkung ist stets eine Einzelfallentscheidung. Schließlich ist die Kennzeichnungsstärkung eine relative Größe. Möglicher Indizien können sein (siehe GRUR 2002, 544 bzw. BGH I ZR 156/99 BANK 24; GRUR 2010, 1103 bzw. BGH I ZR 17/05 Pralinenform II; GRUR 2006, 60 bzw. BGH I ZB 40/03 coccodrillo; BGH I ZB 48/05 RED BULL/Bull-cap):

Hierbei hat man sich auf die W/DL zu beschränken, für die eine Bekanntheit tatsächlich vorliegt (siehe GRUR 2004, 239 bzw. BGH I ZR 148/01 DONLINE; GRUR-RR 2011, 449 bzw. OLG München 29 U 1499/11 VOLKSWAGEN). Eine Erstreckung kommt allenfalls nur für eng benachbarte W/DL in Betracht (siehe GRUR 2012, 930 bzw. BGH I ZR 50/11 Bogner B/Barbie B; GRUR 2006, 338 bzw. BPatG 33 W (pat) 74/03 DAX-Trail/DAX; GRUR 2005, 773 bzw. BPatG 32 W (pat) 162/03 Blue Bull/RED BULL; GRUR 2000, 807 bzw. BPatG 27 W (pat) 150/99 LIOR/DIOR; GRUR-RR 2009, 303 bzw. OLG Hamburg 5 U 147/07 ALL-IN-ONE; GRUR-RR 2009, 234 bzw. OLG Köln 6 U 209/07 1 A Pharma/1 Pharma).

1.2.3 Ähnlichkeit der Zeichen

Für die Marken-/Zeichenähnlichkeit ist maßgeblich das "Publikum". Darunter versteht man durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden W/DL (siehe GRUR 2003, 604 bzw. EuGH C-104/01 Libertel Groep/Benelux-Merkenbureau; GRUR 2004, 943 bzw. EuGH C-329/02 P SAT.1). Darunter fallen demnach die allgemeine Bevölkerung oder Fachkreise.

Der Grad der Aufmerksamkeit kann je nach Art der betreffenden W/DL unterschiedlich hoch sein (siehe GRUR Int. 1999, 734 bzw. EuGH C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijsen Handel; GRUR 2000, 506 bzw. BGH I ZR 223/97 ATTACHÉ/TISSERAND). Demnach kann eine "gespaltene Verkehrsauffassung" vorliegen, wobei immer der "kleinste Nenner" maßgeblich ist (siehe GRUR Int. 2007, 718 bzw. EuGH C-412/05 P TRAVATAN II; GRUR 2012, 64 bzw. BGH I ZB 52/09 Maalox/Melox-GRY).

Bei der Beurteilung ist immer der Gesamteindruck maßgeblich. Hierfür kann man Übereinstimmungen und Unterschiede gegenüberstellen, wobei man ihre Gewichte in der jeweiligen Marken berücksichtigen muss (siehe GRUR 1998, 387 bzw. EuGH C-251/95 Sabèl/Puma; GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE; GRUR 2006, 413 bzw. EuGH C‑206/04 P SIR/Zirh). Ausnahmen bilden hierbei die Prägetheorie und die selbstständig kennzeichnende Stellung von Bestandteilen.

1.2.3.1 Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Verhältnis der Aspekte

(Bislang) ist ständige Rechtsprechung von BGH und BPatG, dass die Ähnlichkeit in einem Aspekt genügt, sodass nur die schriftbildliche oder klangliche oder begriffliche Ähnlichkeit vorliegen muss (siehe GRUR 2010, 235 bzw. BGH I ZR 102/07 AIDA/AIDU; GRUR 2011, 824 bzw. BGH I ZR 31/09 KAPPA; GRUR 2015, 1114 bzw. BGH I ZR 59/13 Springender Pudel). Dies ist aber neuerdings abgeschwächt und gilt daher nur "in der Regel" (siehe GRUR 2017, 914 bzw. BGH I ZR 30/16 Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke).

Die Würdigung einer etwaigen klanglichen Ähnlichkeit ist nur einer der relevanten Umstände im Rahmen dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Folglich liegt nicht notwendig immer dann eine Verwechslungsgefahr vor, wenn zB. nur eine klanglichen Ähnlichkeit der beiden Zeichen besteht (siehe GRUR 2006, 413 bzw. EuGH C‑206/04 P SIR/Zirh; GRUR 2006, 237 bzw. EuGH C‑361/04 P Picaro/Picasso; GRUR-RR 2009, 356 bzw. EuGH C‑16/06 P Mobelix/Obelix).

Nach EU-Rechtsprechung sind zur Beurteilung der Markenähnlichkeit alle Aspekte zu berücksichtigen. Maßgeblich ist die Bedeutung des einzelnen Aspekts bei der Wiedergabe bzw. Wahrnehmung der Marken für den konkreten Warensektor. Wie vorstehend erwähnt, reicht eine klangliche Marken-/Zeichenähnlichkeit nicht aus (siehe GRUR 2006, 413 bzw. EuGH C‑206/04 P SIR/Zirh).

Bei dieser unterschiedlichen Rechtsprechung von BGH und EuGH ist fraglich, welcher zu folgen ist. Hierbei hat nach Europarecht das EuGH Vorrang (Art. 267 Abs. 3 AEUV bzw. ehemaliger Art. 234 EGV). Verfassungsrechtlich gesehen, entspricht der EuGH dem gesetzlichen Richter (Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG). Demnach wäre eine Verfassungsbeschwerde bei Verstoß gegen die Vorgaben des EuGH rechtens (BVerfGE 75, 233 - NJW 1988, 1459 - MDR 1998, 204 bzw. BVerfG 2 BvR 687/85 Kloppenburg-Beschluß; BVerfGE 82, 159 - NJW 1991, 830 bzw. BVerfG 2 BvL 12/88 - 2 BvL 13/88 - 2 BvR 1436/87 Absatzfonds; BVerfG 1 BvR 2065/10).

Schriftbildliche Ähnlichkeit

Bei der schriftbildlichen Ähnlichkeit kommt es auf den Gesamteindruck an, mit Ausnahme der Prägetheorie. Hierfür ist jedoch eine Allein-Prägung erforderlich, sodass eine Mit-Prägung nicht ausreicht. Es gilt hierbei Wort vor Bild.

Es können keine Rechte aus schutzunfähigen (zB. beschreibenden) Bestandteilen hergeleitet werden. Daher gibt es aus Rechtsgründen keine visuelle Prägung.

Klangliche Ähnlichkeit

Bei der klanglichen Ähnlichkeit kommt es auf den Gesamteindruck, also den Gesamtklang an. Eine Grafik als solche ist klanglich nicht wiedergebbar (GRUR 2006, 60 bzw. BGH I ZB 40/03 coccodrillo; EuG T-424/10 Elefanten; GRUR 2011, 824 bzw. BGH I ZR 31/09 KAPPA). Die klangliche Wiedergabe ist nur durch Worte möglich, mit Ausnahme der Prägetheorie. Bei dieser gilt die gleiche Prüfung wie bei schriftbildlicher Ähnlichkeit.

Begriffliche Ähnlichkeit

Begrifflich bedeutet der semantische Gehalt eines Zeichens, wobei hier alle Markenformen denkbar sind. Bei Wortmarken kommt es auf eine für das Publikum verständliche Aussage an und bei Bildmarken auf eine (gesamt-)bildliche Aussage. Es gibt aber keinen "Motivschutz" (siehe GRUR 2015, 1214 bzw. BGH I ZR 105/14 Goldbären), die Ähnlichkeit kann aber bei besonderer Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke vorliegen (siehe GRUR 2004, 594 bzw. BGH I ZR 172/01 Ferrari-Pferd).

Neutralisierung

Grundlegend sind alle Aspekte zu berücksichtigen, sodass jeder einzelne Aspekt auch die anderen "neutralisieren" kann (siehe GRUR 2006, 413 bzw. EuGH C‑206/04 P SIR/Zirh).

Bislang wurden schriftbildliche und/oder klangliche Ähnlichkeiten durch begriffliche Unähnlichkeit neutralisiert (siehe GRUR 2006, 237 bzw. EuGH C‑361/04 P Picaro/Picasso; GRUR 2006, 237 bzw. EuGH C‑361/04 P Picaro/Picasso; GRUR-RR 2009, 356 bzw. EuGH C‑16/06 P Mobelix/Obelix; GRUR 2010, 235 bzw. BGH I ZR 102/07 AIDA/AIDU; GRUR 2017, 914 bzw. BGH I ZR 30/16 Medicon-Apotheke/MediCo Apotheke)

1.2.3.2 Mittelbare Verwechslungsgefahr

Selbstständig kennzeichnende Stellung

Bei der Prüfung, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt, bedeutet die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken nicht, dass nur ein Bestandteil einer komplexen Marke zu berücksichtigen und mit der anderen Marke zu vergleichen ist. Vielmehr sind die fraglichen Marken jeweils als Ganzes miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnte (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE; GRUR 2006, 411 bzw. EuGH C-421/04 Matratzen Concord).

Jenseits des Normalfalls, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke als Ganzes wahrnimmt, und ungeachtet dessen, dass der Gesamteindruck von einem oder mehreren Bestandteilen einer komplexen Marke dominiert werden kann, ist jedoch keineswegs ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine ältere Marke, die von einem Dritten in einem zusammengesetzten Zeichen benutzt wird, das die Unternehmensbezeichnung dieses Dritten enthält, eine selbstständig kennzeichnende Stellung in dem zusammengesetzten Zeichen behält, ohne aber darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE).

In einem solchen Fall kann der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck das Publikum glauben lassen, dass die fraglichen W/DL zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen, in welchem fall das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu bejahen ist (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE).

Die Feststellung einer Verwechslungsgefahr kann nicht von der Voraussetzung abhängig gemacht werden, dass der von dem zusammengesetzten Zeichen hervorgerufene Gesamteindruck von dem Teil des Zeichens, das die ältere Marke bildet, dominiert wird (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE).

Mit einer solchen Voraussetzung würde der Inhaber der älteren Marke des ausschließlichen Rechts beraubt, obwohl diese Marke in dem zusammengesetzten Zeichen eine zwar nicht dominierende, aber selbstständig kennzeichnende Stellung beibehielte (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE).

Das wäre zB. der Fall, wenn der Inhaber einer bekannten Marke ein zusammengesetztes Zeichen benutzt, das diese Marke und eine ältere, selbst nicht bekannte Marke aneinanderreiht. Ebenso wäre das der Fall, wenn das zusammengesetzte Zeichen aus dieser älteren Marke und einem bekannten Handelsnamen bestünde. Der Gesamteindruck würde dann nämlich meistens von der bekannten Marke oder dem bekannten Handelsnamen als Bestandteil des zusammengesetzten Zeichens dominiert (siehe GRUR 2005, 1042 bzw. EuGH C‑120/04 THOMSON LIFE).

Voraussetzungen für die selbstständig kennzeichnende Stellung sind:

Serienzeichen

Um als Serienzeichen zu qualifizieren, muss:

Wirtschaftliche Verbindung

Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Verbindung sind, dass:

1.2.4 Abwägung und Wechselwirkung

Zu vermeiden ist:

Die Abwägung der Verwechslungsgefahr kann nach dem arithmetischen oder geometrischen Mittelwert abgewägt werden.

1.3 Schutz der bekannten Marke

Die gesetzliche Grundlage des Schutzes der bekannten Marke ist § 9 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Demnach muss:

1.3.1 Bekanntheit

Für die Bestimmung der Bekanntheit sind alle relevanten Umstände des Falls ausschlaggebend. Insbesondere die Marktanteile der Marke, die geografische Ausdehnung, die Intensität und Dauer ihrer Benutzung und der Umfang der Investition in die Marke (siehe GRUR 2009, 1158 bzw. EuGH C‑301/07 PAGO; GRUR Int. 2000, 73 bzw. EuGH C-375/97 Chevy).

1.3.2 Zum Kollisions- und Entscheidungszeitpunkt

GRUR 2008, 903 bzw. BGH I ZB 61/07 SIERRA ANTIGUO; GRUR 1963, 626 bzw. BGH Ib ZB 30/62 Sunsweet; GRUR-RR 2004, 42 bzw. OLG Hamburg 3 U 85/01 Sitting Bull).

1.3.3 Irrelevant der Ähnlichkeit von W/DL

In § 9 Abs. 2 Nr 3 MarkenG aF wurde explizit eine Unähnlichkeit der W/DL verlangt. Dieser Tatbestand wurde im § 9 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nF gestrichen, wodurch klargestellt wurde, dass es auf die W/DL überhaupt nicht ankommen soll. Dies soll auch entgegen des Wortlauts in der aF gegolten haben, ist aber streitig.

1.3.4 Ausnutzung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft ist die durch die Bekanntheit vermittelte, durch Originalität gesteigerte und/oder durch Benutzung erlangte oder gesteigerte Kennzeichnungs- und auch Werbekraft der Marke (siehe GRUR 2002, 622 bzw. BGH I ZR 138/99 shell.de). Eine Ausbeutung der Aufmerksamkeit reicht (siehe GRUR 2005, 583 bzw. BGH I ZR 159/02 Lila-Postkarte; GRUR-RR 2002, 100 bzw. OLG Hamburg 3 U 89/00 derrick.de; GRUR-RR 2002, 389 bzw. OLG Hamburg 3 U 27/01 die tagesschau; GRUR 2001, 838 bzw. OLG Hamburg 3 U 115/00 buecher1001.de; GRUR-RR 2005, 339 bzw. OLG Köln 6 U 79/01 Kleiner Feigling II).

1.3.5 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Hierdurch soll ein Verwässerungsschutz gegeben werden. Die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ist nämlich die Schwächung der Eignung der bekannten Marke, diejenigen W/DL zu identifizieren, für die sie eingetragen ist. Dies geschieht durch Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichen, falls dies zu einer Auflösung der Identität der Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt (siehe GRUR 2009, 756 bzw. EuGH C‑487/07 L’Oréal/Bellure; GRUR 2009, 56 bzw. EuGH C‑252/07 Intel Corporation/CPM).

1.3.6 Ausnutzung der Wertschätzung

Dies kommt einer Rufausbeutung gleich. Sie stellt das Profitieren von Anziehungskraft, Ansehen und Ruf der bekannten Marke ohne finanzielle Gegenleistung oder eigene Anstrengungen dar (siehe GRUR 2009, 756 bzw. EuGH C‑487/07 L’Oréal/Bellure; GRUR 2010, 455 bzw. EuGH C‑236/08 bis C‑238/08 Google/Google France; GRUR Int. 2011, 324 bzw. EuGH T‑59/08 La Perla).

1.3.7 Beeinträchtigung der Wertschätzung

Dies kommt einer Rufschädigung gleich. Sie stellt die Schmälerung der Anziehungskraft der bekannten Marke dar, insbesondere bei möglichen negativen Auswirkungen durch die Merkmale oder Eigenschaften der von Dritten angebotenen W/DL (siehe GRUR 2009, 756 bzw. EuGH C‑487/07 L’Oréal/Bellure).

1.3.8 Unlauterkeit

Sie liegt bei einer Beeinträchtigung der Wertschätzung und Ausnutzung der Unterscheidungskraft immanent vor (siehe GRUR 2005, 583 bzw. BGH I ZR 159/02 Lila-Postkarte; GRUR-RR 2007, 40 bzw. LG Berlin 96 O 42/06 Stiftung Gentest). Bei einer Rufausbeutung muss ein zusätzliches Merkmal vorliegen, etwa die Behinderung des Markeninhabers in der eigenen Verwendung seines Markenrechts (siehe GRUR 1997, 754 bzw. BGH I ZR 246/94 grau/magenta; GRUR 1997, 311 bzw. BGH I ZR 157/9 Yellow Phone; GRUR 1994, 732 bzw. BGH I ZR 272/91 McLaren).

1.3.9 Ohne Rechtfertigung

Eine Rechtfertigung der Benutzung könnte aus den Grundrechten (zB. Meinungs- oder Kunstfreiheit), der Waren-/Dienstleistungsfreiheit, der berechtigte Wahrnehmung eigener Interessen (siehe GRUR 2010, 726 bzw. BGH I ZR 88/08 Opel-Blitz II), dem Freistellungstatbestand des § 23 MarkenG, oder der Nutzung beschreibender Begriffe durch neue Wettbewerber auf bisherigem Monopol (siehe GRUR 2008, 798 bzw. BGH I ZR 169/05 POST; GRUR 2001, 1050 bzw. BGH I ZR 211/98 Tagesschau) abgeleitet werden.

1.3.10 Zusammenfassung

Die Bedeutung des § 9 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist im Widerspruchsverfahren sehr gering. Es gibt nur wenige Beispiele (siehe GRUR-RR 2016, 331 bzw. BPatG 24 W (pat) 18/14 Adlon Bauservice/Adlon; BPatG 27 W (pat) 110/12 Super Bayern/FC Bayern München; BPatG 29 W (pat) 109/12 TÜg/TÜV; BPatG 30 W (pat) 517/14 Malteser; BPatG 27 W (pat) 92/14 Toger carbon; BPatG 29 W (pat) 3/18 YouPot/YouTube).

1.4 Schutz der Agentenmarke

Die gesetzliche Grundlage des Schutzes der Agentenmarke ist § 11 MarkenG. Demnach kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn die Marke ohne Zustimmung des Inhabers der Marke für dessen Agenten/Vertreter eingetragen worden ist, es sei denn, es liegt ein Rechtfertigungsgrund für die Handlungsweise des Agenten/Vertreters vor. Der Schutz stellt also einen Löschungsanspruch des Markeninhabers wegen unberechtigter Markeneintragung des Agenten/Vertreters dar.

Ein Agent/Vertreter ist hier jeder, der wirtschaftliche Interessen des Geschäftsherrn (also des Widersprechenden) wahrzunehmen hatte (zB. Handelsvertreter oder Vertragshändler).

Die Voraussetzung für den Anspruch ist, dass der Inhaber der angegriffenen Marke aufgrund eines Vertragsverhältnisses mit dem Widersprechenden im Zeitpunkt der Anmeldung die geschäftlichen Interessen des Widersprechenden wahrzunehmen hatte.

1.5 Schutz der geschäftlichen Bezeichnung

Die gesetzliche Grundlage des Schutzes der geschäftlichen Bezeichnung ist §§ 5 und 12 MarkenG. Die Voraussetzungen einer Benutzungsmarke nach § 4 Nr. 2 MarkenG sind, dass das Kennzeichen nicht eingetragen ist und dass das Kennzeichen Verkehrsgeltung erlangt hat. Unter eine geschäftliche Bezeichnung nach § 5 MarkenG sind der Name, die Firma oder sonstige Geschäftsbezeichnungen zu fassen. Es besteht ein bundesweiter Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG (nicht eingetragene Marke) bzw. § 15 Abs. 4 MarkenG (geschäftliche Bezeichnung). Hierfür bedarf es:

Ein bundesweites Kennzeichenrecht der älteren Marke ist demnach gegeben, fehlt aber bzw. ist beschränkt, bei räumlich beschränkten Kennzeichnungen.

1.6 Schutz geografischer Kennzeichnungen

Ab dem 14.01.2019 wurde dieser Schutz in das Markengesetz aufgenommen. Die Voraussetzungen sind:

Dann folgt ein Löschungsanspruch nach § 13 MarkenG iVm §§ 127, 128 MarkenG oder § 135 MarkenG.

2. Verfahrensrecht

2.1 Verwaltungsverfahren

2.1.1 Allgemeine Verfahrensgrundsätze
2.1.1.1 Rechtsquellen und Normenhierarchie

Höherrangiges Recht

Gesetz

Verordnung

Analog anwendbares Recht

2.1.1.2 Ausschluss und Ablehnung der zur Entscheidung berufenen Person

Die Ausschließung und Ablehnung sind in § 57 MarkenG.

Auf die Ausschließung treffen nach § 57 MarkenG die (Richter-)Vorschriften des § 41 ZPO zu. Demnach wird der Beamte kraft Gesetzes, also ohne Ermessensspielraum ausgeschlossen, sodass keine Amtshandlungen mehr zulässig sind.

Ablehnung ist nach § 57 MarkenG zusammen mit den § 42-44, 45 Abs. 2 S. 2, 46-49 ZPO geregelt. Demnach ist eine Selbst- oder Fremdablehnung möglich. Bei letzterem ist ein Ablehnungsgesuch (oder -antrag) nach § 44 ZPO nötig. Die Entscheidung über die Ablehnung wird von der Markenstelle gefällt, außer der Abgelehnte bestätigt die Ablehnung. Die Entscheidung ist nach § 66 MarkenG (ohne Ausnahme) anfechtbar. Da durch § 66 Abs. 1 S. 3 MarkenG eine aufschiebende Wirkung eintritt, ist die Ablehnung (noch) nicht rechtskräftig, weshalb der Abgelehnte (noch) berechtigt ist, unaufschiebbare Handlungen vorzunehmen.

2.1.1.3 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Die Wiedereinsetzung wird in § 91 MarkenG geregelt.

Fristversäumnis

Um eine Wiedereinsetzung beantragen zu können, bedarf es eines Fristversäumnisses, wobei die Versäumung einen Rechtsnachteil zur Folge haben muss (§ 91 Abs. 1 MarkenG). Ein solcher Rechtsnachteil liegt in der Regel vor, solange die Frist tatsächlich abgelaufen ist (und nicht zB. nach § 193 BGB verlängert wurde).

Ausschluss

Die Wiedereinsetzung darf nicht ausgeschlossen sein. Dies ist nach § 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG für die Widerspruchsfrist und die Frist zur Zahlung der Widerspruchsgebühr der Fall. Zudem kann die Wiedereinsetzung nach § 91 Abs. 5 MarkenG nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist beantragt werden.

Bei einer versäumten Zahlung bedarf es eine verfassungskonforme Auslegung. Dies ist insbesondere bei einem (Banken-)Verstoß gegen § 675s Abs. 1 BGB der Fall, also dass der Zahlungsbetrag spätestens am Ende des auf den Zugangszeitpunkt des Zahlungsauftrags folgenden Geschäftstags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Fraglich ist hier, ob der Nachzahlungsausschluss nach § 91 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 MarkenG gegen Art. 14 und 19 GG verstößt. Wenn ja, so würde das zu einer Nichtanwendbarkeit des § 91 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 MarkenG führen. Aufgrund einer ähnlichen verfassungskonformen Auslegung wurde Vergleichbares für den § 123 PatG entschieden, ob die gleiche Entscheidung für den § 91 Abs. 1 S. 2 Alt. 2 MarkenG zu treffen ist, bleibt zweifelhaft.

Antrag

In der Regel bedarf es eines Antrags zur Wiedereinsetzung. Eine Wiedereinsetzung von Amts wegen ist bei Nachholung der versäumten Handlung (§ 91 Abs. 4 S. 2 MarkenG) möglich, sofern der Wiedereinsetzungsgrund aktenkundig (siehe BPatGE 25, 212 bzw. BPatG 4 W (pat) 18/82) oder offenkundig (Rechtsgedanke des § 291 ZPO) ist.

Nachholung der versäumten Handlung

Für die Wiedereinsetzung muss die versäumte Handlung ordnungsgemäß machgeholt werden. Ein fristgerechter Antrag auf Fristverlängerung zur Nachholung der versäumten Handlung reicht nicht aus (siehe GRUR 2009, 95 bzw. BPagG 10 W (pat) 42/06).

Frist für den Antrag und die nachzuholende Handlung

Nach § 91 Abs. 2 MarkenG beträgt die Wiedereinsetzungsfrist zwei Monate nach "Wegfall des Hindernisses". Ein Hindernis entfällt, wenn der Säumige oder sein Vertreter nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung nachzuholen, oder wenn der Säumige oder sein Vertreter erkennt oder bei gehöriger Sorgfalt hätte erkennen können, dass er eine Frist versäumt hat und ein Wiedereinsetzungsantrag nötig ist (siehe BPatGE 15, 52 (54) oder BeckOK MarkenR/Gruber, 25. Ed. 1.4.2021, MarkenG § 91 Rn. 38).

Die Frist wird nach §§ 187 Abs. 1, 188, 193 BGB berechnet und ist ereignisabhängig. Die Antrags- und Nachholungsfrist ist ihrerseits wiedereinsetzungsfähig (siehe GRUR 2001, 271 bzw. BGH X ZR 41/00 Kreiselpumpe; NJW 2013, 697 bzw. BGH XII ZB 235/09).

Antragsbegründung

Der Antrag muss nach § 91 Abs. 3 S. 1 MarkenG die Angabe der die Wiedereinsetzung begründenden Tatsachen enthalten. Die Gründe später nachzureichen ist unzulässig (siehe NJW-RR 2004, 282 bzw. BGH X ZR 37/03 Verspätete Berufungsbegründung). Nach § 91 Abs. 3 S. 2 MarkenG sind diese Tatsachen bei Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.

Glaubhaftmachung

Die Mittel zur Glaubhaftmachung ergeben sich aus § 294 ZPO. Demnach sind zugelassen:

Wiedereinsetzungsgrund

Für den Grund der Wiedereinsetzung kann das Handeln des Beteiligten oder der Verfahrensbevollmächtigten (nach § 85 Abs. 2 ZPO analog) zu berücksichtigen sein. Auch das eines Mitarbeiters kann berücksichtigt werden, allerdings nach Maßgabe des § 831 BGB mit Exkulpation nach § 831 Abs. 1 S. 2 BGB (§ 278 BGB gilt nicht). Hat nur ein Verschulden Dritter zur Fristversäumung geführt, so kann Wiedereinsetzung gewährt werden, weil § 278 BGB im Prozessrecht unanwendbar ist.

Der allgemeine Rechtsgedanke ist, dass das Verschulden nach § 267 BGB gemessen wird. Hierfür muss den tatsächlich vorhandenen praktischen Möglichkeiten und der von einer verständigen, wirtschaftlich denkenden Person erwarteten Sorgfalt entsprochen werden (siehe BPatGE 10, 307, 309). Bei Fehlern des Personals, die der Anwalt nicht selbst durch Auswahl-, Organisations-, Belehrungs- oder Überwachungsfehler ermöglicht hat, auch nicht sonst erkennen oder verhindern konnte, ist somit die Wiedereinsetzung möglich.

Eine wichtige Fallkonstellationen zur Frage eines mangelnden Verschuldens betreffen zB.:

2.1.1.4 Vertretung

Eine Vertretung ist nicht vorgeschrieben; dies ist bei Verwaltungsverfahren auch üblich. Das bedeutet, dass sich jeder Beteiligte selbst vertreten kann.

Die Ausnahme ist der Inlandsvertreter. Denn, nach § 96 Abs. 1 MarkenG kann derjenige, der im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, an einem Verfahren vor dem DPMA oder dem BPatG nur teilnehmen und Rechte aus einer Marke nur geltend machen, wenn er einen Rechts- oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat (§ 4 BRAO, § 4 PAO, § 2 ff. EuRAG, § 20 EuPAG, § 21 EuPAG). Neben den deutschen Rechts- und Patentanwalt, fallen darunter auch dienstleistende europäische Rechts- und Patentanwälte (§ 13 Abs. 1 EuPAG, § 25 Abs. 1 EuRAG). Dieser Rechts- oder Patentanwalt muss zudem zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten (zB. vor dem LG, OLG oder BGH), die diese Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt sein. Ein geringerer Umfang der Vollmacht reicht nicht aus (siehe BeckRS 2011, 2138 bzw. BPatG 21 W (pat) 10/08)

Das Inland entspricht der Bundesrepublik Deutschland, sodass die Staatsangehörigkeit keine Rolle spielt. Die Norm dient dazu, dem DPMA, dem BPatG und den übrigen Verfahrensbeteiligten den (Post-)Verkehr mit im Ausland ansässigen Verfahrensbeteiligten zu erleichtern (GRUR 1969, 437 bzw. BGH X ZB 7/68 Tot des Inlandsvertreters).

Ein Problem kann sich durch die Beschränkung auf Deutschland ergeben, da sie europarechtswidrig sein kann. Angesichts der mittlerweile bestehenden Möglichkeiten, Schriftstücke an Empfänger in anderen EU-Mitgliedstaaten zuzustellen, ist die Rechtsauffassung mit dem EU-Recht nicht zu vereinbaren, dass nach dem Wortlaut des § 96 Abs. 1 MarkenG auch für Beteiligte mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU die Bestellung eines Inlandsvertreters gefordert wird (siehe BeckRS 2019, 20908 bzw. BPatG 26 W (pat) 525/17). Diese Norm ist unionsrechtkonform dahingehend auszulegen, dass das Wort Inland im Text dieser Norm die ganze EU meint (siehe EuGH 157/86).

Nach § 96 Abs. 3 MarkenG muss zur Beendigung der Inlandsvertretung neben dieser Beendigung auch ein neuer Inlandsvertreter bestellt werden. Dies gilt aber nur für die Dauer des Verfahrens. Nach Abschluss des Verfahrens ist die Mandatsbeendigung ohne die besagte Neuverpflichtung möglich (siehe GRUR 2009, 188 bzw. BPatG 24 W (pat) 97/07 Inlandsvertreter III).

2.1.1.5 Beteiligtenwechsel

Willkürlicher Beteiligtenwechsel

Der Beteiligtenwechsel kann nach § 28 Abs. 2, 3 MarkenG, § 265 Abs. 2 ZPO (analog) gewillkürt sein (siehe GRUR 1998, 940 bzw. BGH I ZB 24/97 Sanopharm; GRUR 2008, 87 bzw. BGH X ZB 41/03 Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). § 263 ZPO ist bei Bedarf anwendbar, zB. für die Übernahme eines Verfahrens durch einen Lizenznehmer im Marken-(Beschwerde-)Verfahren (siehe GRUR 2000, 815 bzw. BPatG 25 W (pat) 149/96). Für das Einspruchs-(Beschwerde-)Verfahren gilt vergleichbares.

Gesetzlicher Beteiligtenwechsel

Weder im MarkenG, MarkenV noch DPMAV gibt es eine ausdrückliche Regelung zu einem gesetzlichen Beteiligtenwechsel. Dadurch entstehende Lücken sind nach den Analogieregeln zu füllen. Nach hM gilt § 239 ZPO analog als allgemeiner Rechtsgrundsatz. Die mM orientiert sich an § 13 Abs. 2 VwVfG. Demnach ist nach § 2 Abs. 2 Nr 3 VwVfG das Verwaltungsverfahrensgesetz nicht beim DPMA anwendbar (die Behörde schließt nämlich keinen Vertrag beim Verfahren vor dem DPMA); die Anwendbarkeit könnte ein Ausfluss aus Art. 19 GG und Art. 20 GG sein.

Der Beteiligtenwechsel lässt sich nach folgendem Schema gliedern. Der bislang Beteiligte kann fortbestehen. Dann besteht die Möglichkeit der Einzelrechtsnachfolge nach § 28 Abs. 2, 3 MarkenG, § 265 ZPO iVm § 82 MarkenG oder der Umwandlung nach UmwG. Besteht der bislang Beteiligte nicht fort, ist zuerst zu klären warum. Liegt zB. eine Vollbeendigung eines (teil-)rechtsfähigen Rechtsträgers vor (insbesondere bei einer Gesellschaft), besteht nach hM die Möglichkeit der Liquidation, wodurch abhängig von der Gesellschaftsstruktur eine Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge nach § 239 ZPO analog erfolgt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Umwandlung nach UmwG. Handelt es sich jedoch um eine natürliche Person und besteht diese durch Tod nicht fort, greift nach § 239 ZPO die Gesamtrechtsnachfolge.

Die Umwandlung nach UmwG ist untergliedert in:

Zusammengefasst lässt sich der Beteiligtenwechsel grafisch wie folgt darstellen:

Übersicht des Beteiligtenwechsels
Übersicht des Beteiligtenwechsels
2.1.1.6 Ermittlung, Anhörung, Beschluss und Kosten

Bei der Ermittlung des Sachverhalts gilt nach § 59 Abs. 1 MarkenG der Amtsermittlungsgrundsatz. Es herrscht demnach der Mitwirkungsgrundsatz bei nicht von Amts wegen ermittelbaren Fragen.

Eine Anhörung findet nach § 60 Abs. 2 S. 1 MarkenG auf Antrag statt, wenn sie Sachdienlich ist. Ist die Anhörung nicht sachdienlich wird der Antrag auf Anhörung nach § 60 Abs. 2 S. 2 MarkenG durch Beschluss zurückgewiesen; dieser Beschluss ist nach § 60 Abs. 2 S. 3 MarkenG selbstständig nicht anfechtbar. Nach § 60 Abs. 4 MarkenG ist eine Niederschrift (bzw. Protokoll) anzufertigen.

Das rechtliche Gehör wird durch § 59 Abs. 2 MarkenG gewährt. Eine Verletzung dieser Norm stellt einen groben Verfahrensfehler dar.

Eine Zurückweisung wegen Verspätung ist nach § 82 Abs. 1 MarkenG iVm § 282 ZPO und § 296 ZPO möglich (siehe GRUR 2010, 859 bzw. BGH I ZB 18/08 Malteserkreuz III). Im Einspruchsverfahren ist die Zurückweisung wegen Verspätung aufgrund des Amtermittlungsgrundsatzes verneint (siehe GRUR 1978, 99 bzw. BGH X ZB 11/76 Gleichstromfernspeisung).

Das Verfahren vor dem DPMA wird durch Beschluss nach § 61 Abs. 1 MarkenG beendet. Ausfertigungen werden nach § 61 Abs. 1 S. 2 MarkenG nur auf Antrag und nur in Papierform erteilt. Im Falle einer Anhörung kann der Beschluss nach § 61 Abs. 1 S. 3 MarkenG verkündet werden. Der Beschluss unterliegt nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG einer Begründungspflicht und muss nach § 61 Abs. 2 MarkenG eine Rechtsmittelbelehrung enthalten.

Die Kostenregelung findet sich im § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG wieder, wonach jeder seine eigenen Kosten selbst trägt. Die Ausnahmen:

setzt eine Billigkeit voraus.

Die Zustellung im Verfahren vor dem DPMA ist nach § 94 Abs. 1 MarkenG das Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) anzuwenden.

2.1.2 Widerspruchsverfahren

Die gesetzliche Grundlage für den Widerspruch im Markenrecht ist der § 42 MargenG. Um erfolgreich zu sein, muss der Widerspruch statthaft, form- und fristgerecht eingereicht und begründet sein.

2.1.2.1 Statthaftigkeit des Widerspruchs

Die Zulässig- bzw. Statthaftigkeit des Widerspruchs richtet sich nach § 42 MarkenG, wonach grundsätzlich Widerspruch erhoben werden kann. Es bedarf demnach keiner vorinstanzlichen Zulässigkeit des Widerspruchs (Rechtsbehelfs).

2.1.2.2 Einlegung des Widerspruchs

Formvorschriften

Der Widerspruch muss schriftlich (nach § 126 BGB) beim DPMA eingelegt werden. Der Mindestinhalt des Widerspruchs richtet sich nach § 65 MarkenG iVm § 30 MarkenV (wegen § 65 Abs. 1 MarkenG iVm §§ 29, 30 MarkenV hat § 253 ZPO keine Geltung - siehe GRUR 2016, 500 bzw. BGH I ZB 87/14 Fünf-Streifen-Schuh für andere Auffassung beim Löschungsverfahren).

Eine Beschränkung auf einzelne Angriffspunkte ist möglich, jedoch müssen nach § 30 Abs. 2 Nr. 9 und 10 MarkenV im Widerspruch die W/DL, auf die sich er stützt bzw. gegen die er sich richtet, angegeben werden. Eine (Teil-)Rücknahme des Widerspruchs ist möglich (siehe GRUR 1998, 818 bzw. BGH I ZB 22/93 Springende Raubkatze, wonach für BPatG/BGH der § 269 ZPO analog anzuwenden ist).

Zur Erfüllung der Formvorschrift gibt es ein Formblatt (§ 29 Abs. 2 MarkenV).

Gebühren

Die Gebühr für das Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG ist bis zum 13.01.2019 120 € (Anlage zu § 3 Abs. 1 PatKostG aF). Ab dem 14.01.2019 beträgt der Grundbetrag für ein Widerspruchszeichen im Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG 250 €, für jedes weitere Widerspruchszeichen müssen 50 € entrichtet werden (Anlage zu § 3 Abs. 1 PatKostG nF).

Bei mehreren Widerspruchsmarken fand bis zum 13.01.2019 pro Widerspruch ein Verfahren statt, wonach pro Widerspruchszeichen eine Gebühr zu entrichten war. Ab dem 14.01.2019 ist eine Grundgebühr für die erste Widerspruchsmarke und eine (niedrigere) Zusatzgebühr für jede weitere Widerspruchsmarke zu entrichten. Gehören alle Widerspruchskennzeichen demselben Inhaber, so liegt nach § 29 Abs. 1 S. 2 MarkenV nur ein Widerspruch vor.

Bei mehreren Antragstellern (Antragstellermehrheit) werden pro Antragsteller eine Gebühr erhoben. Ein Antragsteller kann eine natürliche oder juristische Person, eine Personen(handels)gesellschaft oder Rechtsgemeinschaft sein - letztere ist jedoch streitig (siehe ja (mM): GRUR 2017, 1172 bzw. BPatG 25 W (pat) 19/15 Cevita; nein (hM): GRUR 2017, 1286 bzw. BGH X ZB 1/17 Mehrschichtlager).

Bei nicht ausreichender Zahlung kann vor Fristablauf (siehe nachstehende Ausführung) noch nachgezahlt werden. Falls die Frist abgelaufen ist, ist die Bestimmung der Einzahler bei Einzahlung maßgeblich, wobei die Bestimmung auch nachträglich noch möglich ist (siehe GRUR 2016, 382 bzw. BGH I ZB 56/14 BioGourmet; GRUR 1974, 279 bzw. BGH I ZB 14/72 ERBA). Fehlt die Bestimmung, so ist die genannte Reihenfolge der durch gebühren abgedeckten Widerspruchsmarken/Antragsteller maßgeblich (siehe GRUR 2017, 1286 bzw. BGH X ZB 1/17 Mehrschichtlager). Für alle nicht durch die Zahlung gedeckten weiteren Widerspruchsmarken/Antragsteller gilt der Widerspruch als nach § 6 Abs. 2 PatKostG nicht eingelegt.

Die Fälligkeit der Gebühren richtet sich nach § 3 PatKostG. Der Widerspruch ist ein Rechtsbehelf und somit nach § 3 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatKostG eine "sonstige Handlung". Die Gebühren sind demzufolge nach § 3 Abs. 1 S. 1 ParKostG mit der Einreichung fällig. Fälligkeit ist hierbei nicht die Zahlungsfrist, sondern löst diese aus. Die Frist zur Zahlung ist nach § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG die Widerspruchsfrist, die nach § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG drei Monate nach Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke beträgt.

Als Zahlungsart akzeptiert das DPMA nach § 1 PatKostZV:

Für eine Mandatserteilung gibt es Formblätter. Für die Rechtzeitigkeit des SEPA-Basislastschriftmandats müssen die Mandatserteilung, die Angabe des Verwendungszwecks und ein erfolgreicher Einzug vorliegen. Die Rechtsfolge ist, dass der Tag des Eingangs des Mandats der Zahlungstag ist. Eine Wiedereinsetzung bei späterer Nichtabbuchbarkeit ist nicht möglich (siehe BPatG 7 W (pat) 29/15).

2.1.2.3 Widerspruchsfrist

Die Widerspruchsfrist beträgt nach § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG drei Monate nach Veröffentlichung der jüngeren Marke. Die Fristberechnung erfolgt gemäß § 82 Abs. 1 MarkenG iVm § 222 ZPO iVm §§ 187 ff. BGB. Fristbeginn ist gegebenenfalls nach § 187 Abs. 1 BGB der nächste Werktag. Fristende ist nach § 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB der Tag, der in seiner Benennung dem Ereignistag entspricht. Eine Fristverschiebung auf den nächsten Werktag (wegen Regelung zum Samstag, Sontag und gesetzlichen Feiertag) nach § 222 ZPO iVm § 193 BGB möglich.

Wichtige Feiertage (zB nach Art. 1 FTG Bay):

2.1.2.4 Widerspruchszeichen

Widerspruchszeichen kann sein:

2.1.2.5 Widerspruchsberechtigung

Widerspruchsberechtigt ist nach § 28 Abs. 1 MarkenG der eingetragene Inhaber der Widerspruchsmarke. Ebenso:

2.1.2.6 Verbindung, Trennung, Aussetzung, Unterbrechung und Cooling Off

Die Verbindung ist in § 31 MarkenV geregelt. Demnach kann über mehrere Widersprüche gemeinsam entschieden werden (muss aber nicht). Eine Anwendbarkeit des § 147 ZPO als allgemeiner (Verfahrens-)Rechtsgrundsatz ist denkbar; eine darauf bezugnehmende Norm fehlt im MarkenG und der MarkenV.

Genau so wenig gibt es im MarkenG oder der MarkenV eine Regelung zur Trennung. Hier ist aber eine Anwendbarkeit des § 145 ZPO vorstellbar.

Nach § 43 Abs. 3 MarkenG kann das Verfahren über weitere Widersprüche bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Eintragung der Marke ausgesetzt werden, wenn die eingetragene Marke wegen einer oder mehrerer Marken mit älterem Zeitrang zu löschen ist (Stichwort: Widerspruchsmehrheit). Die Aussetzung bildet das Gegenstück zur Verbindung nach § 31 MarkenV, da hier (zuerst) über nur einen Widerspruch entschieden werden soll.

Die Aussetzung des Widerspruchs nach § 32 MarkenV erfordert eine Sachdienlichkeit, insbesondere bei Vorgreiflichkeit (vgl. § 148 ZPO).

Ob eine Unterbrechung durch Insolvenz stattfinden kann, ist streitig. Eine Anwendbarkeit des § 240 ZPO wäre vorstellbar. Zwar wurde eine Unterbrechung schonmal verneint (siehe BPatG 29 W (pat) 5/17 Markenbeschwerdeverfahren - Zustellung eines Erinnerungsbeschlusses nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens; NZI 2012, 291 bzw. BPatG 28 W (pat) 59/10 Rücknahme des Widerspruchs und Eröffnung des Insolvenzverfahrens). Amtspraxis wurde dies jedoch durch die Mitteilungen des Präsidenten des DPMA (Nr. 20/08 vom 14.11.2008). Demnach hat mit Beschluss vom 11. März 2008 der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Frist zur Zahlung der Jahresgebühren im Falle der Insolvenz des Anmelders oder Inhabers eines Pa- tents nicht unterbrochen wird (siehe BlPMZ 2008, 218 bzw. BGH X ZB 5/07 Sägeblatt). Das DPMA legt die in der Entscheidung vertretene Rechtsauffassung den anhängigen und zukünftigen Verfahren vor dem DPMA zugrunde. Das DPMA geht dabei davon aus, dass § 240 ZPO generell für Schutzrechtsverfahren vor dem DPMA nicht anzuwenden ist und damit keine Unterbrechung der Verfahren und Fristen eintritt.

Weitere ungeregelte, aber durch die allgemeinen Verfahrensgrundsätze zu gewährende Unterbrechungen sind die Unterbrechung durch:

Die Ausnahme des § 246 ZPO ist demnach anwendbar, sodass eine Unterbrechung des Verfahrens nicht eintritt, wenn eine Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten (zB. Anwaltsvertretung) stattfand. Jedoch gibt es eine Ausnahme der Ausnahme: der Anwalt kann die Unterbrechung beantragen.

Nach § 42 Abs. 4 MarkenG wird den am Widerspruchsverfahren beteiligten Parteien auf beiderseitigen Antrag eine Frist von mindestens zwei Monaten eingeräumt, um eine gütliche Einigung zu ermöglichen. Dies ist die sogenannte "Cooling Off" Norm.

2.1.3 Erinnerungsverfahren

Die Erinnerung ermöglicht eine erneute Überprüfung, bevor auf das Rechtsmittel der Beschwerde zurückgegriffen werden muss.

2.1.3.1 Statthaftigkeit

Das Erinnerungsverfahren ist nach § 64 Abs. 1 MarkenG gegen Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen, die von einem Beamten des gehobenen Dienstes oder einem vergleichbaren Angestellten erlassen worden sind, statthaft. Die Zuständigkeiten im DPMA sind in § 56 MarkenG geregelt (siehe zur Tätigkeitsbefugnis § 56 Abs. 2 S. 3 MarkenG).

Der gehobene Dienst umfasst Beamten der Besoldungsgruppen A9 bis A13 mit den folgenden Dienstbezeichnugen (siege Anlage 1 zu § 20 BBG und Anlage 1 zu§ 9 Abs. 1 BLV):

2.1.3.2 Frist und Wirkung

Die Erinnerungsfrist beträgt nach § 64 Abs 2 MarkenG einen Monat nach Zustellung.

Die Erinnerung hat nach § 64 Abs. 2 S. 2 MarkenG aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt).

Der Erinnerung kann nach § 64 Abs. 3 MarkenG abgeholfen werden, wenn der Beamte oder Angestellte, dessen Beschluss angefochten wird, die Erinnerung für begründet hält.

Nach § 64 Abs. 4 MarkenG entscheidet ein Mitglied des DPMA über die Erinnerung durch Beschluss (Devolutiveffekt). Die Mitglieder des DPMA sind in § 26 Abs. 2 PatG definiert, wonach sie:

Sie sind nach § 26 Abs. 2 S. 3 PatG auf Lebenszeit verbeamtet. Eine unrichtige Besetzung macht den über die Erinnerung entscheidenden Beschluss nicht nichtig, sondern nur anfechtbar (siehe GRUR 2006, 261 bzw. BPatG 10 W (pat) 25/02).

Der Beschluss ergeht nach § 64 Abs. 4 MarkenG und muss nach § 61 Abs. 1 S. 1 MarkenG begründet sein (Begründungspflicht).

2.1.3.3 Kosten und Rechtsmittelbelehrung

In der Regel trägt nach § 63 Abs. 1 S. 3 MarkenG jeder selbst seine Kosten. Es gibt jedoch eine Ausnahme, wonach die amtlichen und außergerichtlichen Kosten aus Billigkeit § 63 Abs. 1 S. 1 MarkenG einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen können.

Eine Rechtsmittelbelehrung ist nach § 61 Abs. 2 MarkenG zwingend. Das zugelassene Rechtsmittel ist hierbei die Beschwerde zum BPatG nach § 66 Abs. 1 MarkenG. Im Übrigen gelten dieselben Regeln wie im Widerspruchsverfahren. Die "Durchgriffserinnerung", also eine Beschwerde anstelle der Erinnerung, ist in § 64 Abs. 6 MarkenG geregelt.

2.2 Gerichtsverfahren, insb. Beschwerdeverfahren

Neben der Erinnerung nach § 64 MarkenG zur amtlichen Überprüfung einer Entscheidung, besteht die auch die folgenden Möglichkeiten zur gerichtlichen Klärung möglicher Kollisionen:

2.2.1 Statthaftigkeit

Eine Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG findet gegen die Beschlüsse der Markenstellen und der Markenabteilungen unbeschadet der Vorschrift des § 64 MarkenG statt. Das bedeutet, dass gegen Entscheidungen durch Beamte des höheren Dienstes (also Mitglieder des DPMA) und gegen Entscheidungen durch Beamte des gehobenen Dienstes (vergleichbare Angestellte) die Beschwerde nach § 66 Abs. 1 MarkenG stattfindet. Die letztere wird auch "Durchgriffserinnerung" genannt und ist gemäß § 64 Abs. 4 MarkenG zulässig. Andernfalls findet die (normale) Erinnerung nach § 64 Abs. 1 MarkenG statt.

2.2.2 Einlegung der Beschwerde

Form

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen, da die Schriftform ausdrücklich in § 66 Abs. 2 MarkenG gefordert ist. Hierbei gelten die § 129 ZPO, § 129a ZPO und § 130 ZPO (über § 82 Abs. 2 MarkenG) nicht. Stattdessen wird auf den allgemeinen Rechtsgrundsatz des § 126 BGB zurückgegriffen.

Die Beschwerde ist an das DPMA zu adressieren. Sie wird im ordentlichen Geschäftsgang aufgrund der Pflicht zur Weiterleitung an das BPatG weitergeleitet (siehe NJW 1995, 3173 bzw. BVerfG 1 BvR 166/93). Entscheidend für die Fristwahrung ist hierbei der Eingang beim DPMA. Falls die Beschwerde rechtzeitig beim DPMA eingegangen ist, ist sie fristgerecht eingelegt. Sonst besteht die Möglichkeit der Wiedereinsetzung.

Der Beschwerde muss zu entnehmen sein, dass es sich um eine Rechtsmittelerklärung handelt; das Wort "Beschwerde" bedarf es dafür nicht. Es sind kein Antrag und auch keine Beschwerdebegründung nötig. Es empfiehlt sich aber, einen (Hilfs-)Antrag zur Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zu stellen.

Gebühren

Die Gebührenhöhe richtet sich nach § 2 Abs. 1 PatKostG. Demnach wird für die Beschwerde eine Gebühr von 200 € erhoben. Diese Gebühr wird für jeden Antragsteller gesondert erhoben. Das bedeutet, dass für jeden Beschluss eine Gebühr fällig wird und dass pro Antragsteller eine Gebühr fällig wird. Ein Antragsteller kann eine natürliche oder juristische Person oder eine Personen(handels)gesellschaft sein. Ob eine Rechtsgemeinschaft einen Antrag stellen kann, ist streitig (siehe ja: GRUR 2017, 1172 bzw. BPatG 25 W (pat) 19/15; nein hM: GRUR 2017, 1286 bzw. BGH X ZB 1/17 Mehrschichtlager).

Wird zu wenig gezahlt, kann vor Fristablauf noch nachgezahlt werden. Nach Fristablauf gilt die Zahlung für die erstgenannten Antragsteller und weitere Antragsteller sind notwendige Streitgenosse nach § 62 ZPO (siehe GRUR 2017, 1286 bzw. BGH X ZB 1/17 Mehrschichtlager).

Die Fälligkeit der Gebühren richtet sich nach § 3 PatKostG.

Als Zahlungsart akzeptiert das DPMA nach § 1 PatKostZV:

Für eine Mandatserteilung gibt es Formblätter. Für die Rechtzeitigkeit des SEPA-Basislastschriftmandats müssen die Mandatserteilung, die Angabe des Verwendungszwecks und ein erfolgreicher Einzug vorliegen. Die Rechtsfolge ist, dass der Tag des Eingangs des Mandats der Zahlungstag ist. Eine Wiedereinsetzung bei späterer Nichtabbuchbarkeit ist nicht möglich (siehe BPatG 7 W (pat) 29/15).

Die Rechtsfolge einer unzureichenden Gebührenzahlung ist die unwiderlegliche gesetzliche Fiktion, dass die Beschwerde als nicht eingelegt gilt (§ 6 Abs. 4 PatKostG).

2.2.3 Beschwerdefrist

Die Beschwerdefrist beträgt nach § 66 Abs. 1 MarkenG einen Monat nach wirksamer Zustellung. Die Wirksamkeit der Zustellung richtet sich nach § 94 Abs. 1 MarkenG iVm dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG). Der Zustellempfänger kann hierbei:

Nach § 2 Abs. 2 VwZG wird die Zustellung durch einen Erbringer von Postdienstleistungen (Post), einen nach § 17 De-Mail-G akkreditierten Diensteanbieter oder durch die Behörde ausgeführt (Stichwort: Zustellungsfreiheit). Nach § 2 Abs. 3 S. 1 VwZG hat die Behörde die Wahl zwischen den einzelnen Zustellungsarten (Stichwort: Auswahlfreiheit). Eine Ausnahme bildet die elektronische Zustellung auf Verlangen nach § 5 Abs. 5 S. 2 VwZG.

Eine der Zustellungsarten ist zB. die Post nach § 3 VwZG. Hierbei stellt die Zustellungsurkunde eine öffentliche Urkunde iSd § 418 Abs. 1 ZPO dar und erbringt somit einen vollen Zustellungsbeweis. Der Gegenbeweis nach § 418 Abs. 2 ZPO bleibt allerdings möglich. Die Zustellungsurkunde beweist zwar die Tatsache einer Zustellung, nicht jedoch die Richtigkeit der Adresse; hierfür ist sie nur ein Indiz (siehe BPatG 24 W (pat) 43/06 BIO SUN; NJW 1992, 1963 bzw. BGH AnwZ (B) 53/91).

Andere Zustellungsarten sind zB.:

Ist ein Dokument nicht formgerecht zugestellt worden, gilt es nach § 8 VwZG als in dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem Empfänger tatsächlich zugegangen ist bzw. bei einer elektronischen Zustellung nach § 5 Abs. 5 VwZG in dem Zeitpunkt, in dem der Empfänger das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat. Das bedeutet, die Heilung stellt auf Realvorgänge ab und ist unabhängig von Willenserklärungen. Eine Heilung kommt nicht in Betracht, wenn das DPMA selbst in dem Schreiben ausführt, dass mit der Übersendung des Beschlusses keine Zustellung erfolge, und daher ein Zustellungswille fehlt (siehe BPatG 24 W (pat) 43/06 BIO SUN). Die Heilung ist jedenfalls nur dann möglich, wenn die Sendung an den richtigen Empfänger gerichtet ist. Die Heilung nach § 8 VwZG erstreckt sich nur auf Mängel des Zustellungsvorgangs, nicht hingegen auf Mängel, die dem zuzustellenden Schriftstück selbst anhaften (siehe BeckRS 2010, 54422 bzw. VG Darmstadt 5 K 951/08.DA (3)).

Bei fehlender Rechtsmittelbelehrung beginnt die Beschwerdefrist nach § 61 Abs. 2 S. 2 MarkenG nicht zu laufen. In diesem Fall beginnt nach § 61 Abs. 2 S. 3 MarkenG eine Jahresfrist für die Beschwerde, außer wenn der Beteiligte schriftlich dahingehend belehrt worden ist, dass ein Rechtsmittel nicht gegeben sei.

Die Fristberechnung erfolgt nach § 82 Abs. 2 MarkenG iVm § 222 ZPO iVm §§ 187 ff. BGB. Demnach ist der Fristbeginn der auf die wirksame Zustellung folgende nächste Werktag (§ 187 Abs. 1 BGB). Das Fristende ist der Tag, der in seiner Benennung dem Ereignistag entspricht (§ 188 Abs. 2 Alt. 1 BGB). Die Regelungen zur Fristverschiebung nach § 193 BGB ist anzuwenden, sodass sich das Fristende von Samstagen, Sonntagen und Feiertagen auf den nächsten Werktag verschiebt.

2.2.4 Beschwerdebefugnis

Beschwerdebefugt ist nach § 66 MarkenG der am Verfahren vor dem DPMA Beteiligte. Dies entspricht einer "formellen Beteiligung", also jedem, der:

2.2.5 Vertretung

Das Verfahren vor dem DPMA und BPatG ist kein Anwaltsprozess iSd § 78 ZPO. Eine Vertretung ist daher nicht vorgeschrieben, weshalb sich jeder Beteiligte selbst vertreten kann. Die Verspätungsvorschriften nach § 282 ZPO und § 296 ZPO gelten nur bei einer Anordnung der schriftlichen Vorbereitung der mündlichen Verhandlung nach § 129 Abs. 2 ZPO (siehe GRUR 2010, 859 bzw. BGH I ZB 18/08 Malteserkreuz III).

Die Ausnahme ist der Inlandsvertreter, sodass nach § 96 Abs. 1 MarkenG derjenige, der im Inland weder einen Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat, an einem Verfahren vor dem DPMA oder dem BPatG nur teilnehmen und Rechte aus einer Marke nur geltend machen kann, wenn er einen Rechts- oder Patentanwalt als Vertreter bestellt hat (§ 4 BRAO, § 4 PAO, § 2 ff. EuRAG, § 20 EuPAG, § 21 EuPAG). Neben den deutschen Rechts- und Patentanwalt, fallen darunter auch dienstleistende europäische Rechts- und Patentanwälte (§ 13 Abs. 1 EuPAG, § 25 Abs. 1 EuRAG). Dieser Rechts- oder Patentanwalt muss zudem zur Vertretung im Verfahren vor dem DPMA, dem BPatG und in bürgerlichen Streitigkeiten (zB. vor dem LG, OLG oder BGH), die diese Marke betreffen, sowie zur Stellung von Strafanträgen befugt und bevollmächtigt sein. Ein geringerer Umfang der Vollmacht reicht nicht aus (siehe BeckRS 2011, 2138 bzw. BPatG 21 W (pat) 10/08)

Das Inland entspricht der Bundesrepublik Deutschland, sodass die Staatsangehörigkeit keine Rolle spielt. Die Norm dient dazu, dem DPMA, dem BPatG und den übrigen Verfahrensbeteiligten den (Post-)Verkehr mit im Ausland ansässigen Verfahrensbeteiligten zu erleichtern (GRUR 1969, 437 bzw. BGH X ZB 7/68 Tot des Inlandsvertreters).

Ein Problem kann sich durch die Beschränkung auf Deutschland ergeben, da sie europarechtswidrig sein kann. Angesichts der mittlerweile bestehenden Möglichkeiten, Schriftstücke an Empfänger in anderen EU-Mitgliedstaaten zuzustellen, ist die Rechtsauffassung mit dem EU-Recht nicht zu vereinbaren, dass nach dem Wortlaut des § 96 Abs. 1 MarkenG auch für Beteiligte mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU die Bestellung eines Inlandsvertreters gefordert wird (siehe BeckRS 2019, 20908 bzw. BPatG 26 W (pat) 525/17). Diese Norm ist europarechtkonform dahingehend auszulegen, dass das Wort Inland im Text dieser Norm die ganze EU meint (siehe EuGH 157/86).

Nach § 96 Abs. 3 MarkenG muss zur Beendigung der Inlandsvertretung neben dieser Beendigung auch ein neuer Inlandsvertreter bestellt werden. Dies gilt aber nur für die Dauer des Verfahrens. Nach Abschluss des Verfahrens ist die Mandatsbeendigung ohne die besagte Neuverpflichtung möglich (siehe GRUR 2009, 188 bzw. BPatG 24 W (pat) 97/07 Inlandsvertreter III).

2.2.6 Beteiligung Dritter

Neben dem zum Verwaltungsverfahren vorstehend beschriebenen Beteiligtenwechsel, besteht auch die Möglichkeit, dass sich ein Dritter an einem Beschwerdeverfahren beteiligen will. Diese Beteiligung wird als der "Beitritt" bezeichnet und kann entweder:

Letzterer kann zB. ein Lizenznehmer nach § 30 MarkenG sein (siehe GRUR 2014, 192 bzw. BPatG 30 W (pat) 47/11), ob ein Pfandgläubiger nach § 29 MarkenG auch ein beitretender Dritter sein kann ist bislang nicht entschieden.

2.2.7 Beschwer

Bei der Beschwer ist zwischen formeller und materieller Beschwer zu unterscheiden. Die formelle Beschwer bedeutet, dass dem Antrag (also das Begehren) des Beschwerdeführers nicht in vollem Umfang stattgegeben wurde, während die materielle Beschwer bedeutet, dass die der Beschwerde zugrunde liegende Entscheidung auf andere Weise für den Beschwerdeführer nachteilig war (zB. Zurückweisung eines zuvor zurückgenommenen Widerspruchs).

Um beschwert zu sein, wird eine Sachentscheidung vorausgesetzt. Die Beschwer muss auch als allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung für jedes Rechtsmittel nach der ZPO noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Rechtsmittel gegeben sein; ihr Wegfall macht das Rechtsmittel unzulässig (siehe NJW-RR 2004, 1365 bzw. BGH X ZB 11/04). Fehlt daher die Beschwer (auch durch nachträglichen Wegfall), so führt dies zur Unzulässigeit der Beschwerde (siehe BPatG 26 W (pat) 38/14 Bionator/Bionade).

Für die Beschwer ist nur der Tenor und nicht die Entscheidungsgründe maßgeblich (siehe Mitt. 2006, 449 bzw. BGH I ZB 32/04 Fahrzeugkarosserie; GRUR 2006, 701 und NJW-RR 2006, 1418 bzw. BGH I ZB 34/04 Porsche 911). Der Tenor ist der Sachausspruch und die Nebenentscheidungen. Demnach liegt eine Beschwer auch nur bei Erlass oder Fehlen eines Kostenausspruchs vor (siehe GRUR 2003, 521 bzw. BPatG 25 W (pat) 149/01 farbige Arzneimittelkapsel). Die Beschwer entfällt auch nicht bei Zurückweisung des Widerspruchs trotz Löschung der Widerspruchsmarke aufgrund einer Marke eines anderen Widersprechenden, solange die Löschung der Woderspruchsmarke noch nicht bestandskräftig ist (siehe BPatG 29 W (pat) 12/16 Viva). In diesem Fall ist die Beschwerde aber schwebend gegenstandslos bis zur endgültigen Löschung.

2.2.8 Rechtsschutzbedürfnis

Ein Rechtsschutzbedürfnis ist grundsätzlich gegeben, sofern es keine Anhaltspunkte für sein Fehlen gibt. Daher ist höchstens zu prüfen, ob es (ausnahmsweise) fehlt.

Kein Rechtsschutzbedürfnis liegt zB. vor, wenn nur aufgrund einer von mehreren Widerspruchsmarken des Widersprechenden die eingetragene Marke gelöscht wurde, also andere Widerspruchsmarken (alleine) nicht zur Löschung führen würden. Andere Widerspruchsmarken können aber mit der Anschlussbeschwerde bei Beschwerde des Markeninhabers geltend gemacht werden (siehe GRUR 1967, 94 bzw. BGH Ia ZB 9/65).

2.2.9 Anschlussbeschwerde des Gegners

Sind an einem Beschwerdeverfahren mehrere Parteien beteiligt und jeweils beschwert (zB. bei der teilweisen Löschung), kann jeder von ihnen Beschwerde einlegen oder sich jederzeit der Beschwerde eines Gegners - allerdings mit entgegengesetzter Zielrichtung - "anschließen". Die Anschlussbeschwerde kann eingestuft werden, als:

Die genaue Rechtsdogmatik ist für eine konkrete Lösung allerdings irrelevant.

Die "unselbständig" genannte Anschlussbeschwerde kann jeder Beschwerdegegner erheben, auch wenn er selbst keine Beschwerde eingelegt hatte oder wenn seine Beschwerde unzulässig ist oder als nicht eingelegt gilt (siehe GRUR-Prax 2016, 479 bzw. BPatG 26 W (pat) 506/13 Music Monster; BeckRS 2009, 02727 bzw. BPatG 28 W (pat) 240/03 Lichtblick). Auch wer auf sein Beschwerderecht - nicht aber zugleich ausdrücklich auf die Anschlussbeschwerde - verzichtet hat, kann diese einlegen (siehe § 567 Abs. 3 ZPO; GRUR-RS 2020, 39867 bzw. BPatG 35 W (pat) 412/19 Anschlussbeschwerde). Für Anschlussbeschwerden fallen keine Beschwerdegebühren an.

Für die Anschlussbeschwerde gelten dieselben Formerfordernisse wie für die Beschwerde. Dennoch wäre es bloße Förmelei, die Einlegung beim DPMA zu verlangen, zumal keine Abhilfe möglich ist. Mangels einzuhaltender Frist kommt es darauf aber ohnehin nicht an. Es bedarf auch keiner ausdrücklichen Benennung als Anschlussbeschwerde; es genügt, der Beschwerde entgegenzutreten und einen eigenen Sachantrag zu stellen (siehe BeckRS 2019, 9629 bzw. BPatG 35 W (pat) 9/17). Eine Anschlussbeschwerde kann unter der Bedingung erhoben werden, dass die Beschwerde der Gegenseite für zulässig erachtet wird; innerprozessuale Bedingungen sind nämlich zulässig (siehe GRUR-RS 2020, 39867 bzw. BPatG 35 W (pat) 412/19 Anschlussbeschwerde).

Für die Anschlussbeschwerde ist ein Gegenseitigkeitsverhältnis erforderlich. Unzulässig ist daher die Anschlussbeschwerde eines unterlegenen Widersprechenden bzw. Nichtigkeitsantragstellers, mit der er sich nach Ablauf der Beschwerdefrist einer Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke anschließen will, die allein gegen einen anderen, erfolgreichen Angriff gerichtet ist (siehe GRUR 1972, 670 oder BPatGE 12, 249 bzw. BPatG 28 W (pat) 133/68 Krino-Basin). Ebenso kann sich ein unterlegener Angreifer nicht der Beschwerde eines anderen ebenfalls unterlegenen Angreifers anschließen – es sei denn als Streithelfer (BeckOK MarkenR/Albrecht, 25. Ed. 1.4.2021, MarkenG § 66 Rn. 132 ff.).

Demnach erfordert die Anschlussbeschwerde:

  1. die Statthaftigkeit nach § 66 MarkenG, § 82 Abs. 1 MarkenG iVm § 567 ABs. 3 ZPO;
  2. eine Erklärung, die entweder
    • ausdrücklich, oder
    • konkludent (zB. wenn der Antrag über die bloße Zurückweisung der Beschwerde der Gegenseite hinausgeht) sein;
  3. die Anhängigkeit der (Haupt-)Beschwerde; und
  4. eine Beschwerdebefugnis.
2.2.10 Durchführung des Beschwerdeverfahrens

Die Voraussetzungen der Beschwerde des Widersprechenden sind, dass der Widerspruch zulässig und begründet ist, während die Voraussetzungen der Beschwerde des Markeninhabers sind, dass der Widerspruch unzulässig und/oder unbegründet ist.

Der Beschwerdegegenstand hat eine Devolutiv- oder Anfallwirkung, also dass ein Rechtsbehelf die Streitsache in die höhere Instanz bringt und deren Zuständigkeit begründet. Hierbei ist die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses zu prüfen. Fraglich ist, ob die Beschwerde als "Anfechtung" oder als "Verpflichtung" einzuordnen ist. Die übliche Praxis ist, sie als Verpflichtung einzuordnen, da bei Stattgabe nicht nur die Aufhebung des Widerspruchs beschlossen wird (was vergleichbar mit der Wirkung einer Anfechtung ist), sondern dass auch eine (neue) Entscheidung über den Widerspruch ergeht. Damit solch eine Entscheidung ergehen kann, besteht nach § 73 MarkenG ein Amtsermittlungsgrundsatz. Es kann auch eine mündliche Verhandlung nach § 69 MarkenG anberaumt werden.

Die für die Entscheidung und die mündliche Verhandlung ausschlaggebenden Normen sind:

2.2.11 Kosten

Nach § 71 MarkenG trägt grundsätzlich jeder seine Kosten selbst. Die Ausnahme ist die Kostenverteilung aus Billigkeit falls ein Rechtsbehelf ersichtlich aussichtslos war oder falls keine Benutzung glaubhaft gemacht wurde. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr bei Billigkeit wird bei groben Verfahrensfehlern des DPMA die ursächlich für die Beschwerde sind, gewährt.

2.2.12 Rechtsmittel

Die Rechtsbeschwerde an den BGH richtet sich nach §§ 83 ff. MarkenG. Ob die Rechtsbeschwerde zugelassen wird, wird von Amts wegen entschieden, wird aber üblicherweise seitens der Beteiligten "angeregt". Ein förmlicher Antrag der Beteiligten ist hierfür auch möglich. Zulassungsfreie Rechtsbeschwerden sind in den Fällen des § 83 Abs. 3 MarkenG möglich. Der häufigste Fall ist hierbei die Verletzung des rechtlichen Gehörs (siehe GRUR 2018, 111 bzw. BGH I ZB 59/16 PLOMBIR).

Im Übrigen ist die Rechtsbeschwerde nach § 83 Abs. 2 MarkenG zugelassen zur:

Erlöschen eingetragener Marken

1. Übersicht

Eine Marke kann aufgrund verschiedener Tatbestände gelöscht werden, insbesondere wegen:

  1. Nichtverlängerung des Markenschutzes nach § 47 Abs. 8 MarkenG bzw. Art. 53 Abs. 8 UMV;
  2. Verzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG bzw. Art. 57 UMV;
  3. Verfall nach § 49 Abs. 1, 2 MarkenG bzw. Art. 58 UMV; oder
  4. Löschung wegen Nichtigkeit, insbesondere der:
    • Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 MarkenG bzw. absolute Nichtigkeitsgründe nach Art. 59 UMV; und/oder
    • Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte nach § 51 Abs. 1 MarkenG bzw. relative Nichtigkeitsgründe Art 60 UMV.

Die Löschung aufgrund der Nichtverlängerung des Markenschutzes nach § 47 Abs. 8 MarkenG geschieht mit Ablauf der Schutzdauer. Der Verzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG erfolgt (erst) auf Antrag des Markeninhabers. Die Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit ist in § 52 MarkenG geregelt.

In § 53 MarkenG ist das Verfahren vor dem DPMA geregelt und § 55 MarkenG regelt das Verfahren vor den Gerichten. § 54 Regelt den Beitritt zum Verfalls-/Nichtigkeitsverfahren.

Mit dem Markenmodernisierungsgesetz (MaMoG) wurde das Löschungsverfahren in Verfalls- bzw. Nichtigkeitsverfahren umbenannt. Ab dem 1. Mai 2020 können im amtlichen Nichtigkeitsverfahren gemäß § 53 MarkenG nF zusätzlich zu den bisher möglichen absoluten Schutzhindernissen nach § 50m MarkenG auch relative Schutzhindernisse (also ältere Rechte) geltend gemacht werden. Außer dem wird das derzeitige registerrechtliche Vorverfahren für Verfallserklärungen zu einem amtlichen Verfallsverfahren ausgebaut.

2. Nichtverlängerung des Markenschutzes

In der Regel unterbleibt die Zahlung der Verlängerungsgebühr (§ 47 Abs. 3, 4 MarkenG iVm § 64a MarkenG, § 3 Abs. 2, 7 PatKostG), wodurch die Eintragung mit Wirkung ab dem Ablauf der Schutzdauer gelöscht wird (§ 47 Abs. 8 MarkenG). Die Schutzdauer der eingetragenen Marke beginnt nach § 47 Abs. 1 MarkenG mit dem Anmeldetag und endet zehn Jahre danach.

Nach § 7 Abs. 3 S. 1 PatKostG sind die Verlängerungsgebühren für Marken innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Fälligkeit zu zahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist gezahlt, so kann die Gebühr mit dem Verspätungszuschlag noch innerhalb einer Nachfrist nach § 7 Abs. 3 S. 2 PatKostG von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer gemäß § 47 Abs. 1 MarkenG gezahlt werden.

Der Ablauf der Schutzdauer und die Fälligkeit der Verlängerungsgebühr fallen mit dem Inkrafttreten des MaMoG auseinander. Denn der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf der Schutzdauer bzw. innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf der Schutzdauer einzureichen. Dementsprechend werden die Verlängerungsgebühren (und ggf. die Klassengebühren) für die jeweils folgende Schutzdauer bereits sechs Monate vor Ablauf der derzeitigen Schutzdauer fällig und sind bis zum taggenauen Ablauf der derzeitigen Schutzdauer zu zahlen.

Aufgrund der in § 47 Abs. 8 MarkenG angeordneten Löschung einer Marke wegen Nichtverlängerung mit ex tunc Wirkung, also mit Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Ablaufs der Schutzdauer, stellt sich die Frage, wie in den auf Löschung einer jüngeren Marke gerichteten Kollisionsverfahren (zB. Widerspruchsverfahren bzw. Löschungsklage oder ggf. Verletzungsklage) zu verfahren ist, bei denen im Laufe des Verfahrens die Schutzdauer der Widerspruchs- bzw. Klagemarke endet, ohne dass Klarheit darüber besteht, ob sie verlängert wird oder nicht. Schließlich ist die sechsmonatige Schonfrist nach § 7 Abs. 3 S. 2 PatKostG unter Umständen noch nicht abgelaufen. Eine Löschung einer angegriffenen Marke kann nämlich nicht auf eine (noch) nicht verlängerte Marke gestützt werden. Nach einer Auffassung kann eine abschließende Sachentscheidung erst dann erfolgen, wenn die Verlängerung nachgewiesen ist oder Erlöschen wegen Nichtverlängerung feststeht; bis dahin muss das Verfahren ausgesetzt werden (siehe GRUR-RR 2006, 398 bzw. EuG T-191/04. Eine andere Auffassung ist, dass der Markeninhaber seine Rechte währen dieses Schwebezeitraums nicht mehr ausüben kann. Vielmehr soll, da er es jederzeit in der Hand hat, die Verlängerung der Schutzdauer herbeizuführen, keine Aussetzung in Betracht gezogen werden und eine abschließende Sachentscheidung zu Lasten des Markeninhabers ergehen können, wenn er es versäumt, die Verlängerung rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung zu bewirken.

3. Verzicht

Der Verzicht kann jederzeit durch den Inhaber der Marke für alle oder für einen Teil der eingetragenen W/DL (Teilverzicht) beantragt werden, wobei der Antrag gleichzeitig die Erklärung des Verzichts auf das registrierte Markenrecht umfasst. Ein Verzicht iSd § 48 Abs. 1 MarkenG bringt die Marke unmittelbar mit dem Eingang der Verzichterklärung beim DPMA zum Erlöschen. Der Vollzug der Löschung im Register hat dagegen nur deklaratorische Wirkung. Bei der Unionsmarke ist der Verzicht nach Art. 57 Abs. 2 S. 2 UMV erst wirksam, wenn er im Register eingetragen ist.

Innerhalb eines anhängigen Widerspruchs- oder Löschungsverfahrens kann eine Verzichterklärung aber auch außerhalb des DPMA Rechtswirkungen entfalten (zB. in Beschwerdeverfahren vor dem BPatG), sofern die Voraussetzungen nach § 48 Abs. 2 MarkenG erfüllt sind. Ein so abgegebener Verzicht ist unmittelbar wirksam (siehe GRUR 2011, 17 oder GRUR 2011, 654 bzw. BGH I ZB 81/09 Yoghurt-Gums).

Da die Rechtswirkungen des Verzichts unmittelbar mit der Erklärung eintreten, ist ein nachträglicher Widerruf des erklärten Verzichts zwangsläufig ausgeschlossen (möglich wäre jedoch eine Anfechtung wegen Irrtums nach § 119 BGB).

Der Verzicht wirkt ex nunc, also mit Wirkung für die Zukunft, sodass in der Vergangenheit begründete Rechtspositionen unberührt bleiben.

Ein Teilverzicht nach § 48 Abs. 1 MarkenG, stellt eine Einschränkung des W/DL-Verzeichnisses dar. Ein Teilverzicht liegt demnach auch bei einer Einschränkung des W/DL-Verzeichnisses vor, bei der der Verzicht nicht nur in Form einer Streichung einzelner oder mehrerer eingetragener W/DL-Oberbegriffe vorgenommen wird, sofern auch bei einer Beschränkung auf eine Spezialware (zB. durch Konkretisierung mit "nämlich" oder durch einen zulässigen produktbezogenen Ausschluss bzw. Disclaimer mit "ausgenommen"), die unter einen im Register eingetragenen weiten Oberbegriff fällt. Eine solche Einschränkung kommt bei amtlichen Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach § 42 MarkenG und § 43 MarkenG bzw. § 50 MarkenG und § 54 MarkenG häufig vor und kann aufgrund des damit erklärten Teilverzichts nicht under eine Bedingung (zB. als Hilfsantrag) erklärt werden (siehe GRUR 2011, 17 oder GRUR 2011, 654 bzw. BGH I ZB 81/09 Yoghurt-Gums). Denn die (Verzichts-)Erklärung führt materiell-rechtlich ohne weiteres zum vollständigen oder teilweisen Erlöschen der Marke und kann deshalb nicht bedingt abgegeben werden. Eine andere Auffassung ist, dass es allein Sache des Markeninhabers ist, das W/DL-Verzeichnis dadurch umzuformulieren, dass er den Oberbegriff durch eine ggf. hilfsweise Teilverzichtserklärung einschränkt (siehe GRUR 2005, 513 bzw. BGH I ZB 2/04 MEY/Ella May). Jedenfalls erlöschen die Rechte an der Marke für diejenigen W/DL, auf die sich der Verzicht bezieht. Eine weitergehende Einschränkung des Markenschutzes nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für die W/DL, dir im Register verbleiben, tritt dagegen nicht ein (siehe GRUR-RR 2014, 21 bzw. BGH I ZR 118/12).

Durch den Verzicht auf die angegriffene Marke werden anhängige Widerspruchsverfahren grundsätzlich in der Hauptsache erledigt. Im Löschungsverfahren kann sich die Rechts- und Interessenlage anders darstellen, weil wegen des lediglich ex nunc wirkenden Verzichts nach wie vor offen bleibt, ob die Marke bis zu diesem Zeitpunkt löschungsreif war. Demnach wird das Löschungsverfahren durch das ex nunc wirkende Erlöschen der Marke nicht im vollen Umfang in der Hauptsache erledigt, wenn der Markeninhaber während eines laufenden Löschungsverfahrens wegen Nichtigkeit der Marke auf diese verzichtet. Dem Antragsteller bleibt es in diesem Fall - sofern ihm ein besonderes Feststellungsinteresse zur Seite steht - unbenommen, die Feststellung der Nichtigkeit der Marke mit ex tunc Wirkung zu beantragen (siehe GRUR 2001, 337 bzw. BGH I ZB 62/98 EASYPRESS).

Das bedeutet, dass durch den Verzicht auf eine Marke sich ein die Marke betreffendes Löschungsverfahren in der Hauptsache erledigt, es sei denn, der Antragsteller verfügt über ein Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit der Marke mit ex tunc Wirkung, wie es zB. bei einer gegen ihn gerichteten Klage wegen Verletzung der betreffenden Marke der Fall wäre. In diesem Fall kann der Markeninhaber beantragen, festzustellen, dass die Marke von Anfang an nichtig war. Ein entsprechender Antrag stellt keine Klageänderung iSd § 263 ZPO dar und ist daher ohne weiteres zulässig.

Problematisch ist auch, ob nach Schluss der mündlichen Verhandlung (zB. im Löschungsverfahren nach § 50 MarkenG und § 53 MarkenG, oder im Widerspruchsverfahren) noch Einschränkungen vorgenommen werden können bzw. ein Teilverzicht erklärt werden kann (vgl. § 296a ZPO). Dies ist jedenfalls dann ausgeschlossen, soweit durch die Einschränkung bzw. den (Teil-)Verzicht der Wortlaut eingetragener Begriffe des W/DL-Verzeichnisses geändert wird, weil dies eine nach Schluss der mündlichen Verhandlung nicht mehr mögliche Prüfung auf etwaige unzulässige Erweiterungen erfordert. Hingegen wird ein (Teil-)Verzicht von der Rechtsprechung als zulässig erachtet, wenn der sich auf die vollständige Streichung eingetragener W/DL bezieht (siehe GRUR-RR 2009, 426 bzw. BPatG 26 W (pat) 72/07 Yoghurt-Gums). Dies ist im Löschungsverfahren aber ebenfalls problematisch (offen gelassen in GRUR 2011, 654 bzw. BGH I ZB 81/09 Yoghurt-Gums), da in diesem Verfahren aufgrund der ex nunc Wirkung des Verzichts unter Umständern eine Fortsetzung des Verfahrens (auf Feststellung der Nichtigkeit ex tunc) in Betracht kommt, was unter Umständen eine Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erfordern würde. Dies ist anders als zB. im Widerspruchsverfahren (siehe GRUR 2003, 530 bzw. BPatG 24 W (pat) 32/01).

4. Verfall

Bei dem Verfall der Marke geht es um nachträglich eingetretene Umstände, die lediglich einem fortdauernden Markenschutz entgegenstehen (also mit ex nunc Wirkung).

4.1 Verfallsgründe

Verfallsgründe sind:

4.1.1 Umwandlung

Die Umwandlung einer Marke zur Gattungsbezeichnung für W/DL richtet sich nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Dieser Verfallsgrund setzt zunächst voraus, dass die Marke nach ihrer Eintragung zur gebräuchlichen Bezeichnung für die W/DL, für die sie eingetragen worden ist, geworden ist. Handelt es sich nämlich bereits zum Zeitpunkt der Eintragung um eine Gattungsbezeichnung, so liegt kein Verfalls- sondern ein (absoluter) Nichtigkeitsgrund nach § 50 Abs. 1 MarkenG iVm § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG vor. An die Feststellung der Umwandlung zur Gattungsbezeichnung sind strenge Anforderungen zu stellen. Denn, findet sich mit einer gewissen Häufigkeit die beschreibende Verwendung einer Marke wieder, rechtfertigt dies für dich genommen nicht schon die Annahme, das Zeichen habe sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung iSd § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entwickelt (siehe GRUR 2011, 1043 bzw. BGH I ZR 108/09 TÜV II). Eine Umwandlung ist vielmehr nach § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nur dann zu bejahen, wenn:

  1. nur noch ein völlig unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise eine Herkunftsfunktion mit dem Zeichen verbindet; und
  2. die Umwandlung zu einer Gattungsbezeichnung auf dem Verhalten oder der Untätigkeit des Markeninhabers beruht (zB. aufgrund mangelnder Rechtsverfolgung).

Hierbei ist also zu beachten, dass eine Marke für eine W/DL, für die sie eingetragen ist, für verfallen erklärt werden kann, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers aus Sicht allein der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser W/DL geworden ist (siehe GRUR Int. 2014, 362 bzw. EuGH C-409/12). Hingegen hielt die deutsche Rechtsprechung bisher tendenziell ein markenmäßiges Verständnis zumindest bei (Weiter-)Verkäufern für ausreichend, um einen Verfall zu verneinen (siehe GRUR-RR 2012, 479 bzw. OLG Bremen 2 U 55/12 Flip Flop).

Laut dem EuGH kann eine Untätigkeit darin bestehen, dass es der Inhaber einer Marke unterlässt, rechtzeitig auf sein ausschließliches Recht gemäß Art. 5 der Rl. 2008/95 zurückzugreifen, um bei der zuständigen Stelle zu beantragen, den betroffenen Dritten die Benutzung eines Zeichens zu verbieten, für das eine Gefahr von Verwechslung mit der Marke besteht, weil solche Anträge den Zweck haben, die Unterscheidungskraft dieser Marke zu bewahren. Jedoch ist der Begriff der Untätigkeit nicht auf diese Art von Unterlassungen beschränkt, sondern umfasst alle Unterlassungen, mit denen der Inhaber einer Marke keine genügende Wirksamkeit im Hinblick auf die Bewahrung der Unterscheidungskraft seiner Marke an den Tag legt. Das bedeutet, dass eine Untätigkeit iSd § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auch darin bestehen kann, dass der Markeninhaber die (Weiter-) Verkäufer nicht dazu bewegt, die Endverbraucher darauf hinzuweisen, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

4.1.2 täuschende bzw. irreführende Markenbenutzung

§ 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG setzt voraus, dass eine von der Marke selbst ausgehende Täuschungsgefahr vorliegt, die der Marke aber nicht bereits als solche anhaftet. Im letzteren Fall läge dann nämlich eine Nichtigkeit nach § 50 Abs. 1 MarkenG iVm § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG vor. Die Täuschungsgefahr muss erst durch die Benutzung der Marke entstanden sein. Es geht also um eine durch die Benutzung hervorgerufene inhaltliche Unrichtigkeit der Marke. Diese kann darauf beruhen, dass die Marke eine auf W/DL bezogene Sachaussage enthält, die aufgrund der konkreten Benutzung nicht zutrifft oder auch einer in der Marke enthaltenen, inhaltlichen unrichtigen unternehmensbezogenen Angabe.

Die Norm erfasst außerdem die Fälle, in denen die Marke selbst zur Täuschung geeignet ist die Täuschung also gewissermaßen schon der Marke an sich innewohnt. Stellt sich dagegen nur die konkrete Benutzung der Marke als irreführend dar, berührt dies den Bestand der Marke als solcher nicht, sondern kann nur die Benutzung wegen Verstoß gegen das Irreführungsverbot nach § 3 UWG iVm § 5 UWG untersagt werden (siehe GRUR Int. 1997, 546 bzw. EuGH C-313/94 Graffione/Ditta Fransa).

Der Tatbestand des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG wäre zB. bei der Marke "Silberal" für die Ware Essbesteck nicht ersichtlich, da Essbesteck auch aus Silber bestehen kann; anders wäre dies bei der Ware Essbesteck aus Edelstahl. Der Tatbestand des § 49 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG könnte hingegen vorliegen, wenn "Silberal" für Essbesteck eingetragen ist und für Essbesteck aus Edelstahl verwendet wird.

4.1.3 Wegfall der Markenrechtsfähigkeit

§ 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sieht den Verfall der Marke vor, wenn der eingetragene Inhaber nicht mehr die Voraussetzungen des § 7 MarkenG erfüllt, also die Markenrechtsfähigkeit verliert. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist gering. Ihre Anwendung könnte zB. in Betracht kommen, wenn eine juristische Person ihre Rechtsfähigkeit verliert (siehe BPatG 25 W (pat) 97/01 DR. JAZZ), jedoch besteht eine juristische Person als Liquidationsgesellschaft fort, solange noch Vermögen vorhanden ist; wie zB. eine Marke. Ebenso besteht für das Vermögen einer ausländische Gesellschaft, die ihre Rechtsfähigkeit verloren hat, eine inländische Rechtsgesellschaft fort (siehe BGH II ZB 19/15).

Für die Zwecke von Verfahren über die Erklärung des Verfalls nach § 49 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG ist jedenfalls die im Register als solcher eingetragene Markeninhaber unabhängig davon, ob er seine Markenrechtsfähigkeit tatsächlich verloren hat (oder nicht), als rechts- und parteifähig zu behandeln (siehe GRUR 2012, 315 bzw. BGH I ZB 98/10 akustilon).

4.1.4 mangelnde Benutzung der Marke

Die aF des § 49 Abs. 1 MarkenG galt bis zum 14. Januar 2019 und lautete:

1Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. 2Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Löschungsantrags eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. 3Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Löschungsantrags begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß Antrag auf Löschung gestellt werden könnte. 4Wird der Antrag auf Löschung nach § 53 Abs. 1 beim Patentamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Patentamt maßgeblich, wenn die Klage auf Löschung nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

Demnach wurde die Marke dann gelöscht, wenn sie über (irgend)einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nach dem Tag der Eintragung nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG nF wird die Eintragung der Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Demnach ist nicht mehr die Eintragung der Marke, sonder der Ablauf der Widerspruchsfrist ausschlaggebend (vgl. dazu § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG).

Zu beachten ist jedoch, dass allein der Eintritt der Löschungsreife wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht zu Löschung führt. Es bedarf vielmehr eines entsprechenden Antrages auf Löschung. Daher verbleibt auch eine wegen fehlender rechtserhaltender Benutzung löschungsreife Marke im Register, solange kein Antrag auf Löschung der Marke gestellt wird.

Insoweit die Aufrechthaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie in beiden Fassungen gemäß § 26 Abs. 1 MarkenGb von ihrem Inhaber für die eingetragenen W/DL im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Die Benutzungskriterien des § 26 Abs. 1 MarkenG sind:

Der maßgebliche Zeitpunkt, zu dem der Verfall schon und noch vorliegen muss, ist nach der bisherigen Rechtsprechung der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz; also ist die Prüfung des Verfalls nicht auf den Zeitraum vor Klageerhebung zu beschränken, sondern es ist auch der Zeitraum bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz mit einzubeziehen. Es kann daher vorkommen, dass der Verfall zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch nicht vorliegt, er aber im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens eintritt (siehe GRUR 2021, 736 bzw. BGH I ZR 40/20 STELLA).

Laut BGH gilt demnach:

  1. An der Rechtsprechung, wonach bei der Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke in die Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr entspricht.

  2. Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung der Klage abzustellen.

  3. Ist der Klage auf Erklärung des Verfalls ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG vorausgegangen, so ist in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 MarkenG der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, sofern die Nichtigkeitsklage entsprechend dem in § 49 Abs. 1 S. 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers über den Widerspruch des Markeninhabers erhoben worden ist.

Da der Eintritt der Löschungsreife als solches nicht zum Verlust des Markenrechts führt, solange kein entsprechender Nichtigkeitsantrag gestellt wird, kann diese durch Wiederaufnahme der Benutzung gemäß § 26 MarkenG wieder "geheilt" werden. So bestimmt § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG, dass der Verfall einer Marke nicht geltend gemacht werden kann, wenn nach dem Ende dieses Zeitraums, also eines beliebigen Zeitraums von fünf Jahren und vor Stellung des Nichtigkeitsantrags, eine rechtserhaltende Benutzung der Marke begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. Durch eine solche Aufnahme oder Wiederaufnahme der Benutzung erstarkt erstarkt die verfallene Marke grundsätzlich ex tunc, also rückwirkend mit ihrem ursprünglichen Zeitrang wieder zum voll gültigen Recht.

Dies gilt allerdings nicht gegenüber solchen Rechten Dritter, die in der Zeit der Löschungsreife der Marke wirksam entstanden sind. Hierbei handelt es sich um sogenannte "Zwischenrechte" iSd § 22 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 MarkenG bzw. § 51 Abs. 4 Nr. 1 MarkenG.

Aus § 49 Abs. 1 S. 2 MarkenG ergibt sich auch, dass eine Heilung nur in Betracht kommt, wenn die Aufnahme oder Wiederaufnahme der Benutzung vor Stellung des Nichtigkeitsantrags erfolgt. Ein gestellter Nichtigkeitsantrag (und nur die Stellung des Antrags) blockiert demnach die Heilung.

4.2 Teilverfall

Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der eingetragenen W/DL vor, so wird die Eintragung nach § 49 Abs. 3 MarkenG nur für diese W/DL gelöscht. Ein Teilverfall nach § 49 Abs. 3 MarkenG kann bei fast allen Verfallsgründen auftreten - also nicht beim Inhaberwegfall. Praktisch relevant ist vor allem die Teilbenutzung der Marke, was zu einem Teilverfall nach § 49 Abs. 1 MarkenG führen kann.

Allerdings stellt § 49 Abs. 3 MarkenG zunächst klar, dass die Nichtbenutzung einer Marke für einen Teil der eingetragenen W/DL nicht zur Löschung der Marke insgesamt führt. Bei Benutzung für eine unter einen eingetragenen weiten Oberbegriff fallende Spezialware stellt sich im Löschungsverfahren die Frage nach einer Teillöschung des Oberbegriffs durch Einfügung eines einengend konkretisierenden Zusatzes (zB. "nämlich ...") oder mittels vollständiger Ersetzung durch einen neuen, engeren Begriff (siehe GRUR 2009, 60 bzw. BGH I ZR 167/05 LOTTOCARD; GRUR 2013, 833 bzw. BGH I ZR 85/1 Culinaria/Villa Culinaria).

Denn, wird eine Marke rechtserhaltend für einen Teil der unter einen Oberbegriff fallenden W/DL verwendet, ist die Markeneintragung im Löschungsverfahren wegen Verfalls nicht auf die tatsächlich benutzten konkreten W/DL zu beschränken. Vielmehr sind im Verzeichnis auch die W/DL zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs als zum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden; die sogenannte "erweiterte Minimallösung" (siehe GRUR 2013, 833 bzw. BGH I ZR 85/1 Culinaria/Villa Culinaria). Im Löschungsverfahren wirkt die Benutzung für eine Spezialware auch für einen umfassenderen, nicht zu breiten Warenoberbegriff rechtserhaltend. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden, rechtfertigt es, auch die W/DL im Verzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören (siehe GRUR 2020, 870 bzw. BGH I ZB 21/19 INJEKT/INJEX).

Die Konsequenz für das Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung, wenn die tatsächlich benutzten W/DL nur einen Teil des Oberbegriffs der eingetragenen W/DL abdeckt, ist, dass:

Denn, wir deine Marke weder vollständig unbenutzt noch im vollen Umfang der eingetragenen W/DL benutzt, scheidet eine vollständige Löschung gemäß § 55 Abs. 1, 2 Nr. 1 MarkenG iVm § 49 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 MarkenG und § 26 MarkenG aus. Ob und in welchem Umfang bei einer Benutzung der Registermarke für einen Teil der eingetragenen W/DL ein Teillöschungsanspruch besteht, ist entsprechend der vom BGH zur Zeit der Geltung des Warenzeichengesetzes entwickelten erweiterten Minimallösung zu prüfen. Unter Anwendung dieser Rechtsgrundsätze ergibt sich, dass bei einer Teilnutzung der Registermarke kein Löschungsanspruch für W/DL besteht (siehe GRUR-RR 2009, 238 bzw. OLG Braunschweig 2 U 40/07 Rounder):

Demzufolge soll ein Gericht auch bei der Prüfung der Warenähnlichkeit bei einem Einspruchs- oder Löschungsverfahren nur diejenigen W/DL berücksichtigen, für die der Kläger eine rechtserhaltende Benutzung geltend gemacht hat (siehe GRUR 2006, 937 bzw. BGH I ZR 110/03 Ichthyol II). Allerdings gilt die für das Löschungsverfahren im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers entwickelte Rechtsprechung zur Einschränkung von Oberbegriffen nicht für das Markenverletzungsverfahren. Zwar ist die Marke, wenn sie für einen (weiten) Oberbegriff eingetragen ist, in diesem Verfahren so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten W/DL registriert. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass der Schutz der Marke lediglich für das konkret verbleibende Einzelprodukt mit sämtlichen individuellen Eigenschaften besteht. Der Schutz erstreckt sich vielmehr auf gleichartige Waren (siehe GRUR 2006, 937 bzw. BGH I ZR 110/03 Ichthyol II; GRUR 2020, 870 bzw. BGH I ZB 21/19 INJEKT/INJEX).

Beispielsweise wirkte die Markenbenutzung für "Allzweck- und Essigreiniger" nicht für den gesamten eingetragenen Oberbegriff "Putzmittel", sondern nur für den engeren Bereich "Haushaltsreiniger". Nach einem anderen Beispiel war "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege" und "Haarwaschmittel" bei Benutzung für "Schaum- und Duschbäder sowie Cremeseifen" nicht einzuschränken, da kein geeigneter gemeinsamer engerer Begriff verkehrsüblich war. Anders wirkte die Benutzung einer Marke für "Taschenrechner" zwar für "Rechenmaschinen", nicht aber für den eingetragenen weiteren Oberbegriff "Computer" oder "Datenverarbeitungsanlagen". In einem anderen Beispiel bilden "Wurstwaren" einen einheitlichen Warenbereich, welcher bei Benutzung für "Rindswürstchen" uneingeschränkt im Verzeichnis verbleiben kann, nicht aber der breitere Oberbegriff "Fleischwaren". Ebenso bildete "Herrenbekleidung" einen einheitlichen Warenbereich, weshalb keine weitere Einschränkung auf "Ober- und/oder Unterbekleidung" notwendig war (siehe GRUR-RR 2015, 373 bzw. OLG Hamburg 3 U 108/12 Anson"s/ASOS).

Wenn das W/DL-Verzeichnis mehrere Oberbegriffe enthält, ist also grundsätzlich davon auszugehen, dass die die darunter fallenden W/DL nicht gleich im vorstehend genannten Sinne sind. Eine konkret benutzte Ware kann daher grundsätzlich nicht unter zwei Oberbegriffe fallen und für beide rechtserhaltend wirken. Soweit dies ausnahmsweise doch in Betracht kommt, ist der weiter gehende Oberbegriff zu löschen (siehe GRUR 2013, 833 bzw. BGH I ZR 85/11 Culinaria/Villa Culinari).

4.3 Verfahren beim Verfall

Nach der bis zum 30. April 2020 geltenden Rechtslage war das patentamtliche Löschungsverfahren nach § 53 MarkenG aF lediglich als (Vor-)Verfahren ausgestaltet, welches nur dann zu Löschung einer Marke wegen Verfalls durch das DPMA führte, wenn der Markeninhaber innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nicht widerspricht. Denn, § 53 MarkenG aF lautete:

(1) Der Antrag auf Löschung wegen Verfalls (§ 49) kann, unbeschadet des Rechts, den Antrag durch Klage nach § 55 geltend zu machen, beim Patentamt gestellt werden.

(2) Das Patentamt unterrichtet den Inhaber der eingetragenen Marke über den Antrag und fordert ihn auf, dem Patentamt mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht.

(3) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung, wird die Eintragung gelöscht.

(4) Widerspricht der Inhaber der eingetragenen Marke der Löschung, teilt das Patentamt dies dem Antragsteller mit und unterrichtet ihn darüber, daß der Antrag auf Löschung durch Klage nach § 55 geltend zu machen ist.

Erforderlich war insoweit aber, dass der Nichtigkeitsantrag zulässig war, da ansonsten die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 3 MarkenG aF nicht begann. Bei (fristgerechtem) Widerspruch erging dann eine Mitteilung nach § 53 Abs. 4 MarkenG aF mit Hinweis auf die Klagemöglichkeit nach § 55 MarkenG. Das DPMA war somit der bis zum 30. April 2020 geltenden Bestimmung des § 53 MarkenG aF auf die formelle Prüfung beschränkt, ob der Inhaber der eingetragenen Marke einer Löschung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Nichtigkeitsantrags widersprochen hat. Die materiell-rechtliche Prüfung, ob die Marke nach § 49 MarkenG verfallen ist, war nach der aF hingegen dem Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

Ab dem 1. Mai 2020 ist das bis dahin geltende derzeitige registerrechtliche Vorverfahren für Verfallserklärungen zu einem amtlichen Verfallsverfahren ausgebaut (siehe § 53 MarkenG nF). Die Löschungsreife einer Marke wegen Verfalls kann nunmehr entweder durch einen Antrag auf Erklärung des Verfalls beim DPMA oder durch Klage auf Erklärung des Verfalls vor den ordentlichen Gerichten nach § 55 Abs. 1 S. 1 MarkenG geltend gemacht werden. Antragsberechtigt ist jedermann, wodurch der Antrag auch als Popularantrag bezeichnet wird (vgl. § 53 Abs. 2 MarkenG für das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA und § 55 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die gerichtliche Verfalls- und Nichtigkeitsklage).

Das Verfahren vor dem DPMA ist dabei in Fortschreibung der bisher geltenden Regelung ebenfalls zweistufig. Mit der Antragstellung hat der Antragsteller zunächst wie bisher eine reduzierte Gebühr von 100 € zu zahlen. Widerspricht der Inhaber der angegriffenen Marke und Antragsgegner nicht innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung über den Antrag, so wird die Marke nach § 53 Abs. 4, 5 MarkenG gelöscht. Widerspricht er, so stellt das DPMA dem Antragsteller den Widerspruch nach § 53 Abs. 3 MarkenG zu. Im letzteren Fall wird das Verfahren fortgesetzt, wenn der Antragsteller innerhalb eines Monats nach Zustellung eine zusätzliche Gebühr von 300 € zahlt. Zusammen mit der Eingangsgebühr ergibt dies, wie bei den Nichtigkeitsverfahren, 400 €.

Schon für die Einleitung des ersten Verfahrensabschnitts ist dabei ein Antrag erforderlich, der den Voraussetzungen des § 53 Abs. 2 MarkenG entspricht. Demnach muss der Antrag begründet sein und Beweismittel müssen angegeben werden. Die Begründung kann demnach nicht nachgereicht werden; dass der Antrag schlüssig (also in der Sache erfolgreich) ist, wird nicht gefordert. Zur Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich einer fehlenden rechtserhaltenden Benutzung im patentamtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren ist nunmehr folgende Rechtsprechung grundlegend (siehe GRUR 2021, 736 bzw. BGH I ZR 40/20 STELLA):

  1. An der Rechtsprechung, wonach die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls einer Marke die Klagepartei trifft, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr entspricht.

  2. Der Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung dieser Marke.

Vergleichbar mit dem ab dem 1. Mai 2020 geltenden Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nach § 53 Abs. 1 MarkenG ist auch die Löschungsreife einer Unionsmarke wegen Verfalls in einem (streitigen) Verfalls-Löschungsverfahren vor dem EuIPO nach Art. 58 UMV geltend zu machen.

4.4 Verhältnis von § 53 MarkenG zu § 55 MarkenG

Die beiden Verfahren schließen sich gegenseitig aus. Denn, nach § 53 Abs. 1 S. 4, 5 MarkenG ist ein Verfalls- und Nichtigkeitsantrag unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch rechtskräftiges Urteil entschieden wurde oder eine Klage nach § 55 MarkenG rechtshängig ist. Dementsprechend sieht § 55 Abs. 1 S. 2 MarkenG vor, dass eine Verfalls- und Nichtigkeitsklage nicht zulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits gemäß § 53 MarkenG entscheiden oder ein Antrag beim DPMA gestellt wurde.

4.5 Wirkung des Verfalls und der Nichtigkeit

Nach § 52 Abs. 1 S. 1 MarkenG gilt bei einer Löschung wegen Verfalls der Marke die Wirkung der Eintragung als ex nunc nicht eingetreten; also vom Zeitpunkt Stellung des Antrags (nach § 53 MarkenG) oder der Erhebung der Klage (nach § 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an. Sowohl die ab dem 1. Mai 2020 möglichen patentamtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nach § 53 Abs. 1 MarkenG als auch bei der gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsklage nach § 55 Abs. 1 MarkenG kann auf Antrag eine Partei, abweichend vom Satz 1 nach § 52 Abs. 1 S. 2 MarkenG auch ein früherer Zeitpunkt festgestellt werden.

Bei IR-Marken (die mit Wirkung für Deutschland registriert sind) finden über § 107 MarkenG und § 119 markenG ebenfalls die Vorschriften des § 49 MarkenG Anwendung; mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Löschung wegen Verfalls die Schutzentziehung (mit ex nunc Wirkung) tritt (siehe auch § 115 Abs. 1 MarkenG und § 124 MarkenG).

Soweit ein Verfall der Marke eingetreten ist, wird diese im patentamtlichen Verfall- und Nichtigkeitsverfahren für verfallen erklärt. Im Klageverfahren nach § 55 MarkenG ist der Markeninhaber zu verurteilen, gegenüber dem DPMA in die Löschung einzuwilligen. Bei IR-Marken wird er verurteilt in die Schutzentziehung nach § 115 Abs. 1 MarkenG einzuwilligen. Mit der Rechtskraft des Urteils gilt die Einwilligung als abgegeben. Der Kläger kann so dann unter Vorlage einer vollstreckbaren Ausfertigung des Urteils beim DPMA die Löschung (ggf. die Teillöschung) vollziehen lassen.

4.6 Einrede der Verfallsgründe

Isolierte Löschungsbegehren durch Antrag beim DPMA nach § 35 Abs. 1 MarkenG oder durch Klare nach § 55 MarkenG wegen Verfalls der Marke sind eher die Ausnahme. So wird vor allem die rechtserhaltende Benutzung einer Marke und damit der (materiell rechtliche) Verfall einer Marke wegen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG von solchen Dritten zur Überprüfung gestellt, die ihrerseits vom Markeninhaber aus der Marke in Anspruch genommen werden. Für diese Fälle bietet das Gesetz die Möglichkeit, den Verfall wegen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 MarkenG auch im Wege der Einrede geltend zu machen; die sogenannte Nichtbenutzungseinrede. Eine Nichtbenutzungseinrede führt aber im Erfolgsfall nur zur Abweisung der aus der Marke erhobenen Klage oder (im patentamtlichen Widerspruchsverfahren) zur Zurückweisung des Widerspruchs. Die Marke selbst bleibt jedoch erhalten. Es ist demnach geboten, neben der Nichtbenutzungseinrede auch die Löschung der Marke wegen Nichtbenutzung anzustreben.

Die Inanspruchnahme aus einer Marke kann in verschiedenen Konstellationen vorkommen, insbesondere im:

Demnach ist die Möglichkeit der Geltendmachung einer Nichtbenutzungseinrede an verschiedenen Stellen im Gesetz geregelt:

Bei Verletzungsverfahren nach § 14 MarkenG, Nichtigkeitsklagen nach § 55 MarkenG und § 51 Abs. 1 MarkenG und Verfahren auf Erklärung der Nichtigkeit nach § 53 Abs. 1 MarkenG und § 51 Abs. 1 MarkenG trägt der Verletzungskläger bzw. Nichtigkeitskläger oder Nichtigkeitsantragsteller der prioritätsälteren Marke die Beweislast der Benutzung. Er muss demnach darlegen und ggf. beweisen, dass die Klagemarke bzw. die prioritätsältere Marke:

nicht wegen der fünfjährigen Nichtbenutzung löschungsreif war.

Durch Benutzung nach Klageerhebung / Antragstellung kann die rechtserhaltende Benutzung nach § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG bzw. § 55 Abs. 3 S. 1 MarkenG oder § 53 Abs. 6 S. 1 MarkenG nicht geheilt werden. Der Kläger / Antragsteller kann jedoch eine neue Klage erheben bzw. einen neuen Antrag stellen, nachdem er die Benutzung wieder aufgenommen hat. Die Einrede der Nichtbenutzung kommt dann aufgrund der durch die Aufnahme der Benutzung erfolgte Heilung nicht mehr in Betracht. Der Beklagte / Antragsgegner kann sich dann nur verteidigen, indem er vor Klageerhebung / Antragstellung die Löschung der zunächst unbenutzten Klagemarke wegen Verfalls anstrebt. Im Verletzungsverfahren und Nichtigkeitsklageverfahren nach § 55 Abs. 1 MarkenG ist die zweckmäßige Form die Widerklage auf Löschung wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 MarkenG, im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 51 MarkenG iVm § 53 MarkenG durch Stellung eines Nichtigkeitsantrags wegen Verfalls der älteren Marke nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG iVm § 53 Abs. 1 MarkenG bzw. durch Einreichung einer Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG iVm § 55 Abs. 1 MarkenG.

Ebenso können Löschungsgründe nach § 49 Abs. 2 MarkenG einredeweise oder durch entsprechende Widerklage geltend gemacht werden (siehe GRUR 2011, 1043 bzw. BGH I ZR 108/09 TÜV II).

5. Nichtigkeit

Während es beim Verfall der Marke um nachträglich eintretende Umstände handelt, die dem fortdauernden Schutz der Marke entgegenstehen (mit ex nunc Wirkung), betreffen Nichtigkeitsgründe Mängel, die einer eingetragenen Marke von Anfang an anhaften und daher zur Löschung (mit ex tunc Wirkung) führen (vgl. § 52 Abs. 2 MarkenG).

5.1 älterer Rechte

Dich Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte nach § 51 MarkenG setzt ein prioritätsälteres Recht nach §§ 9 ff. MarkenG voraus. Materiellrechtlich besteht weitgehend Übereinstimmung mit dem Widerspruchsverfahren nach § 42 MarkenG, da im Widerspruchsverfahren auch Bezugnahmen und geschäftliche Bezeichnungen als Widerspruchsgründe in Betracht kommen. Ein Unterschied besteht jedoch in Bezug auf die sonstigen Rechte aus § 13 MarkenG, die nur im Rahmen der Löschungsklage nach § 51 MarkenG und § 55 MarkenG geltend gemacht werden können.

Bis zum 20. April 2020 konnte die Nichtigkeit nach § 51 MarkenG allein vor den Zivilgerichten im Wege der Klage geltend gemacht werden (der § 55 MarkenG aF lautete entsprechend "Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten"). Sachlich zuständig sind die Landgerichte. Für Antrag und Begründung ist der Grundsatz der §§ 253 ff. ZPO maßgebend.

Ab dem 1. Mai 2020 kann die Nichtigkeit nach § 51 MarkenG auch in einem patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden (siehe § 53 Abs. 1 MarkenG nF).

Beim patentamtlichen Verfallslöschungsverfahren als auch beim patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse (nach § 53 MarkenG bzw. § 50 MarkenG) ist auch der Antrag auf Nichtigkeit nach § 53 Abs. 1 MarkenG zu begründen und es sind Beweismittel anzugeben (siehe § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Ein formaler Antrag genügt demnach nicht. Innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist des § 42 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht auch die Möglichkeit ältere Rechte durch Widerspruch nach § 42 Abs. 1 MarkenG geltend zu machen.

Die gerichtliche Nichtigkeitsklage nach § 55 Abs. 1 MarkenG sowie das patentamtliche Widerspruchsverfahren nach § 42 Abs. 1 MarkenG sind unabhängig voneinander und können auch gleichzeitig bestritten werden. Dies gilt auch im Verhältnis zwischen Widerspruchsverfahren und dem seit dem 1. Mai 2020 möglichen patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren nach § 53 Abs. 1 MarkenG.

Eine Klage auf Nichtigkeit nach § 55 Abs. 1 MarkenG und das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren nach § 53 Abs. 1 MarkenG schließen sich jedoch gegenseitig aus (vgl. § 53 Abs. 1 S. 4, 5 MarkenG und § 55 Abs. 1 S. 2 MarkenG).

Klage- bzw. antragsbefugt ist grundsätzlich der Inhaber der in §§ 9 ff. MarkenG aufgeführten Rechte (vgl. § 55 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und § 53 Abs. 3 MarkenG). Die in § 51 Abs. 2, 3, 4 MarkenG geregelten Löschungshindernisse sind von Amts wegen zu berücksichtigen.

Die Löschung nach § 51 MarkenG Wirkt ex tunc, mit der Ausnahme des § 52 Abs. 3 MarkenG. Diese Regelung ist in Bezug auf Bestand rechtskräftiger, vollstreckbarer Verletzungsentscheidungen bzw. erfüllter Verträge abschließend. § 52 Abs. 3 MarkenG verwehrt gemäß der hM dem Verletzer daher auch, rechtskräftige Entscheidungen bei nachträglicher Löschung der Marke zB. durch eine Restitutionsklage anzugreifen.

Hinsichtlich IR-Marken die mit Wirkung für Deutschland registriert sind, finden über § 107 MarkenG und § 119 MarkenG die Vorschriften nach § 51 MarkenG und § 55 MarkenG ebenfalls Anwendung. Bei Unionsmarken können ältere Rechte im Widerspruchsverfahren, das der Eintragung vorgeschaltet ist, als auch im Nichtigkeitsverfahren, das dem der Löschungsklage nach § 51 MarkenG und § 55 MarkenG entspricht, geltend gemacht werden. Ferner besteht die Möglichkeit einer Nichtigkeitsklage wegen älterer Rechte vor den inländischen Gemeinschaftsmarkengerichten; jedoch nur in Form einer Widerklage in Gemeinschaftsmarken-Verletzungsprozessen.

Im Wege der Einrede kann die Löschungsreife wegen Bestehens älterer Rechte einer Klagemarke entgegengehalten werden; ebenso wie eine Löschungsreife wegen Verfalls nach § 49 MarkenG (siege GRUR 2009, 1055 bzw. BGH I ZR 231/06 airdsl). Dies gilt auch für Löschungsklagen nach § 51 MarkenG.

5.2 absolute Schutzhindernisse

5.2.1 Änderungen durch das MaMOG

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen der § 3 MarkenG, § 7 MarkenG oder § 8 MarkenG (also trotz absoluter Schutzhindernisse) eingetragen worden ist. Nach § 54 Abs. 1 MarkenG aF ist der Antrag beim DPMA zu stellen, und dies gilt nach § 158 Abs. 8 S. 1 MarkenG für Anträge, die bis einschließlich 14. Januar 2019 gestellt worden sind. § 50 MarkenG bildet hierbei die materiell-rechtliche Grundlage und § 54 Abs. 1 MarkenG die verfahrens-rechtlichen Voraussetzungen.

Nach der nF wird das Löschungsverfahren als Nichtigkeitsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse bezeichnet. Die verfahrens-rechtlichen Aspekte sind nun in § 54 Abs. 1 MarkenG geregelt und entsprechen im Wesentlichen der aF, sind aber zusammen mit dem Verfall nach § 49 MarkenG und der Nichtigkeit nach § 51 MarkenG (ältere Rechte) geregelt. Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen sind abschließend in § 50 Abs. 1, 2 MarkenG nF geregelt, die ab dem 1. Mai 2020 gilt.

Ist die Marke entgegen § 3 MarkenG, § 7 MarkenG oder § 8 Abs. 2 Nr. 1-13 MarkenG eingetragen worden, so kann die Eintragung nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhinderniss noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit besteht. Eine Verkehrsdurchsetzung nach § 50 Abs. 2 S. 2 MarkenG kann die Anwendbarkeit des § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG ausschließen.

5.2.2 Nichtigkeitsverfahren nach der ab dem 1. Mai 2020 geltenden Fassung

Das Nichtigkeitsverfahren nach § 53 MarkenG entspricht im Kern dem der alten Rechts nach § 54 MarkenG aF.

5.2.2.1 Einleitung des Verfahrens

Das Verfahren der Nichtigkeit nach § 50 MarkenG wird nach § 53 MarkenG durch einen Antrag eingeleitet, der von jeder Person gestellt werden kann. Denn es besteht ein öffentliches Interesse an der Löschung einer ungerechtfertigt eingetragenen Marke. Es handelt sich daher nicht um die Durchsetzung eines eigenen Anspruchs (zB. eines Markeninhabers) sondern um einen Popularantrag.

Der Antrag ist schriftlich gemäß § 53 Abs. 1 S. 1 MarkenG nF beim DPMA zu stellen. Die Schriftform war in § 54 MarkenG aF nicht ausdrücklich bestimmt, ergab sich aber aus §§ 10 ff. DPMAV. Der Inhalt des Antrags richtet sich nach § 41 MarkenV und § 42 MarkenV; demnach muss ein Löschungsgrund nach § 3 MarkenG, § 7 MarkenG oder/und § 8 MarkenG angegeben werden. Aus entsprechender Anwendung des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO wurde abgeleitet, dass ein pauschaler Verweis auf § 3 MarkenG, § 7 MarkenG und/oder § 8 MarkenG nicht ausreicht und eine Begründung nötig ist (siehe GRUR 2016, 500 bzw. BGH I ZB 87/14 Fünf-Streifen-Schuh; BGH I ZB 106/16 Quadratische Tafelschokoladenverpackung). Die konkrete Paragraphenangabe ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn sich die Löschungsgründe aus der Begründung des Antrags ergeben. Nach § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG nF sind die Tatsachen und Beweise zur Begründung mit im Antrag anzugeben.

Innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung des Antrags ist eine Gebühr von 400 € zu zahlen (siehe § 3 Abs. 1 S. 1 PatKostG iVm GebVert. Nr. 333 300). Wird die Gebühr nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht gezahlt, gilt der Antrag als zurückgenommen (siehe § 6 Abs. 2 PatKostG). Der Antrag kann aber als Anregung für die Einleitung eines Amtslöschungsverfahren nach § 50 Abs. 3 MarkenG von Bedeutung sein.

5.2.2.2 Verfahrensgang

Das DPMA unterrichtet den Markeninhaber nach § 53 Abs. 4 MarkenG nF über den Nichtigkeitsantrag und fordert ihn auf, innerhalb von 2 Monaten mitzuteilen, ob er der Löschung widerspricht. Widerspricht der Markeninhaber nach § 53 Abs. 5 S. 1 MarkenG nF nicht, wird die Marke ohne weitere Sachprüfung gelöscht. Eine Löschung setzt jedoch voraus, dass der Nichtigkeitsantrag zulässig ist, wobei ein unzulässiger Antrag die Frist des § 53 Abs. 5 S. 1 MarkenG nicht auslöst (siehe GRUR 2016, 500 bzw. BGH I ZB 87/14 Fünf-Streifen-Schuh). Demnach kann auch bei fehlendem Widerspruch die Marke nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn der Antrag auf konkret benannte Schutzhindernisse gestützt und die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel angegeben wurden (siehe § 53 Abs. 1 S. 2 MarkenG). Einer Schlüssigkeit der Begründung bedarf es jedoch nicht; sie ist kein Zulässigkeitserfordernis.

Eine Beschwerde gegen eine aufgrund fehlenden Widerspruchs angeordnete Löschung ist zulässig, aber in der Regel erfolglos. Aufgrund der Hemmung durch die Beschwerde, kann im Beschwerdeverfahren der Nichtigkeitsantrag zurückgenommen werden, wodurch die Marke erhalten bleibt.

Widerspricht er jedoch nach § 53 Abs. 5 S. 2 MarkenG nF, so stellt das DPMA dem Antragsteller den Widerspruch zu und führt das Verfahren fort, wenn die Weiterverfolgungsgebühr gezahlt wird.

Die Widerspruchsfrist nach § 53 Abs. 4 MarkenG kann nicht verlängert werden. Eine Wiedereinsetzung nach § 91 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist aber möglich, da der Ausschluss nach § 91 Abs. 1 S. 2 MarkenG nur den Widerspruch nach § 42 MarkenG betrifft. Es ist nicht erforderlich, dass der Begriff "Widerspruch" ausdrücklich vom Markeninhaber genannt wird, allerdings muss hinreichend klar und deutlich sein, dass er sich dem Nichtigkeitsantrag widersetzen und seine Rechte im förmlichen patentamtlichen Verfahren wahrnehmen mag (siege GRUR 2011, 854 bzw. BPatG 25 W (pat) 216/09 Wiener Griessler). Der Widerspruch kann jederzeit zurückgenommen werden, wonach die Löschung der Marke anzuordnen ist.

Ist ein ordnungsgemäßer Widerspruch erfolgt, wird das Löschungsverfahren von der Markenabteilung in Besetzung von mindestens drei Mitgliedern durchgeführt. Das Verfahren unterliegt dabei dem Amtsermittlungsgrundsatz nach § 59 MarkenG. Die Abteilung erforscht den Sachverhalt im Rahmen der jeweiligen Anträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden.

Durch die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Verfahrensbeteiligten wird ein anhängiges Nichtigkeitsverfahren in entsprechender Anwendung des § 240 ZPO unterbrochen. Es kann vom Insolvenzverwalter (§ 85 Abs. 1 S. 1 InsO iVm § 86 Abs. 1 InsO) und vom Gegner (§ 85 Abs. 2 InsO iVm § 86 Abs. 1 InsO) aufgenommen werden. Wurde der Nichtigkeitsantrag erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens eingereicht, findet § 240 ZPO keine Anwendung. Das Verfahren läuft dann weiter. Hierbei wird der Nichtigkeitsantrag jedoch an den Insolvenzverwalter zugestellt; nicht jedoch an den Markeninhaber oder seinen Vertreter; jedenfalls dann, wenn die Insolvenz nach § 29 Abs. 3 MarkenG im Register vermerkt ist. Eine unwirksame Zustellung kann aber ex tunc durch den Insolvenzverwalter analog zu § 185 Abs. 2 BGB geheilt werden (siehe BPatG 29 W (pat) 66/13 FanDealer).

5.2.2.3 Ausschließliche Zuständigkeit des DPMA

Nach § 56 Abs. MarkenG ist ausschließlich die Markenabteilung des DPMA für die Durchführung des Nichtigkeitsverfahrens zuständig. Das gleiche ergab sich aus § 54 Abs. 1 S. 1 MarkenG aF, ab dem 1. Mai 2020 ergibt sich dies nur noch indirekt aus § 55 Abs. 1 MarkenG.

Demnach kann eine Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse grundsätzlich nur im patentamtlichen Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden, nicht jedoch zB. in Verletzungsprozessen oder bei einer Löschungsklage nach § 51 MarkenG. Ein Verletzungsgericht kann die Nichtigkeit nach § 50 MarkenG daher grundsätzlich weder auf eine Widerklage noch auf eine Einrede hin prüfen. Der Beklagte (Verletzer) kann daher nur einen Nichtigkeitsantrag beim DPMA einreichen und den Verletzungsprozess nach § 148 ZPO aussetzen. Die Aussetzung setzt voraus, dass der Nichtigkeitsantrag einige Erfolgsaussicht aufweist; bloße Zweifel an der Bestandsfähigkeit der Klagemarke dürfen insoweit nicht genügen. Insbesondere wenn erstinstanzlich (durch die Markenabteilung) eine Löschung angeordnet, aber noch nicht rechtskräftig ist, kommt eine Aussetzung in Betracht (siehe GRUR 2015, 796 bzw. BPatG 25 W (pat) 13/14 Sparkassen-Rot).

Diese Exklusivität des patentamtlichen Löschungsverfahren besteht aber nicht bei Bösgläubigkeit. Vielmehr kann die Löschungsreife wegen anfänglicher Bösgläubigkeit unbeschränkt auch im Verletzungsprozess geltend gemacht werden (siehe GRUR 2000, 1032 bzw. BGH I ZR 283/97 EQUI 2000). Eine durch Einrede geltend gemachte Bösgläubigkeit (wie bei der Nichtbenutzungseinrede) verhindert jedoch nur die Inanspruchnahme. Die Marke bleibt weiter bestehen. Eine auf § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG gestützte Widerklage mit dem Ziel der Beseitigung der Klagemarke ist im Verletzungsverfahren nicht möglich. Hierfür bedarf es eines Nichtigkeitsantrags nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG, für den nach wie vor alleine das DPMA zuständig ist. Möglich ist aber eine auf § 8 Abs. 1 UWG iVm § 3 UWG und § 4 Nr. 10 UWG gestützte Widerklage mit dem (außerkennzeichenrechtlicheb) Löschungsanspruch wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Markenanmeldung. Auf einen solchen Anspruch findet auch § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechend Anwendung.

5.2.3 Voraussetzungen einer Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse

Nach § 50 Abs. 1 MarkenG (aF oder nF nach § 158 Abs. 8 MarkenG) kann eine entgegen § 3 MarkenG, § 7 MarkenG oder § 8 MarkenG eingetragene Marke auf Antrag mit ex tunc Wirkung (siehe § 52 Abs. 2 MarkenG) für nichtig erklärt und gelöscht werden. Ist die Marke entgegen § 3 MarkenG, § 7 MarkenG oder § 8 Abs. 2 Nr. 1-13 MarkenG eingetragen worden, kann die Eintragung gemäß § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG nur für nichtig erklärt und gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis auch noch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung vorliegt.

Maßgebend für die Beurteilung der Nichtigkeit ist nach dem Wortlaut des § 50 Abs. 1 MarkenG zum einen der Zeitpunkt der Eintragung (nicht der Anmeldung) entscheidend. Ferner kommt es nach § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG in Bezug auf § 3 MarkenG, § 7 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 1-13 MarkenG (nicht bei § 8 Abs. 1 MarkenG und § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG) auf den Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag an.

Nach Rechtsprechung des BGH ist allerdings nicht mehr auf den Zeitpunkt der Eintragung abzustellen. Der BGH hat klargestellt, dass für die im Eintragungsverfahren (§ 37 Abs. 1 MarkenG und § 41 S. 1 MarkenG) und im Nichtigkeitsverfahren (§ 50 Abs. 1 MarkenG) vorzunehmende Prüfung, ob einem Zeichen für die angemeldeten W/DL jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder gefehlt hat und es daher von der Eintragung nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgeschlossen oder entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG eingetragen worden ist, auf das Verkehrsverständnis zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens abzustellen ist (siehe GRUR 2013, 1143 bzw. BGH I ZB 71/12 Aus Akten werden Fakten).

Demnach kann gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG und § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG eine Marke nur dann gelöscht werden, wenn das Schutzhindernis sowohl bei der Anmeldung der Marke vorgelegen hat und im Zeitpunkt der Entscheidung noch besteht.

Bei Verstößen gegen § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG kommt eine Löschung jedoch nur in Betracht, wenn der Nichtigkeitsantrag binnen zehn Jahren nach dem Tag der Eintragung gestellt wird (§ 50 Abs. 2 S. 3 MarkenG). Die Einhaltung dieser Frist ist demnach eine Frage der Zulässigkeit des Nichtigkeitsantrags nach § 50 MarkenG.

5.2.4 Wirkung

Eine Nichtigkeit nach § 50 MarkenG wirkt ex tunc, also von Anfang an. Allerdings gelten insoweit die in § 52 Abs. 3 MarkenG geregelten Ausnahmen von der Rückwirkung. Die Regelung ist in Bezug auf den Bestand rechtskräftiger, vollstreckter Verletzungsentscheidungen bzw. erfüllter Verträge abschließend. § 52 Abs. 3 MarkenG verwehrt es nach hM dem Verletzer, rechtskräftige Entscheidungen bei (nachträglicher) Löschung der Marke zB. durch Restitutionsklage anzugreifen.

Für IR-Marken die mit Wirkung für Deutschland registriert worden sind, gilt § 50 MarkenG und § 54 Markeng über § 107 MarkenG und § 119 MarkenG so, dass anstelle der Löschung die Schutzentziehung mit ex tunc Wirkung tritt.